http://tw.naipo.com/portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/US-19.htm 參院通過專利改革法案S.23改採先申請制並禁止USPTO所收規費挪作他用 整理/北美智權法規研究組 黃蘭閔 ========= 以下僅節錄與改先申請制相關內容 =========================== 改採先申請制 由先發明制（First to Invent）改為先申請制，是一項牽連甚廣但有高度不確定性的變 革。支持者謂，先申請制以明確的有效申請日（Effective Filing Date）分先後，有助 於簡化專利申請制度。許多美國申請人早已大量在外國申請專利，不僅支持改採其他主要 工業化國家採用的先申請制，甚至也開始以先申請制的思考模式擬定美國專利申請策略。 但反對者說，國會歷年討論多聽取大型企業的意見，先申請制不利中小企業及獨立發明人 ，且有研究顯示，加拿大1989年改採先申請制並未激發更多研發活動，大型企業占專利發 明所有權人的比重倒有升高跡象。 事實上，加州參議員Dianne Feinstein曾在3月2日提案欲刪除S.23法案改採先申請制文字 。但顯然USPTO所提資料奏效，多數參議員相信改採先申請制對中小企業及獨立發明人的 影響微乎其微：2007年USPTO只有7件Interference案，牽涉中小企業或獨立發明人者，僅 有一件，即使是現今的先發明制，也罕有獨立發明人較晚申請但靠先發明勝出的實例。於 是，3月3日經全院表決，以87：13的票數擱置了Feinstein議員所提修正，而3月8日當天 ，Feinstein議員本人還是投票支持了未納入此一修正的S.23法案。 依S.23法案第二條，美國專利法第102條條文（35 USC 102）將全面重寫，雖然新穎性基 本判斷原則不變，但諸多細節會隨之調整。例如，原載於35 USC 102(e)所謂「申請在先 、公佈在後的先前技術」（Secret Prior Art），修法後基本將以35 USC 102(a)(2)條文 取代，加上新增35 USC 100(i)條文重新定義美國申請案有效申請日，將牽動美國擬制喪 失新穎性的適用範圍。 比方說，2000年1月1日甲在外國提出專利申請案A’；2000年7月1日乙就同一發明在美國 提出專利申請案B；2001年1月1日甲主張A’優先權在美國提出專利申請案A。A案、B案都 在最早優先權日起算18個月後於美國公佈。 現行條文規定 若引用B案核駁A案，甲可藉國際優先權規定加以克服，但依判例（Hilmer Doctrine）原 則，A案無法成為102(e)先前技術阻止B案取得美國專利。 S.23預定修法 有效申請日需考慮美國國內及國際優先權主張，故A案有效申請日早於B案，將可成為 102(a)(2)先前技術，阻止B案取得美國專利。 依美國專利法現行法規，前述擬制喪失新穎性原則可套用在非顯而易見性核駁，但在日本 、歐洲等主要工業化國家，官方審查時不得以這類先前技術組合成進步性核駁理由，而 S.23並沒有討論或處理這項差異。況且，美國與其他國家的差異不止於此，也因此，即使 美國專利法依S.23法案修訂，與其他主要工業國的先申請制仍有相當區別，儘管USPTO等 主要專利局倡議跨局合作審查，方便之門並不會因此次修法全面大開。 --

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