http://tw.naipo.com/portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/US-19.htm 参院通过专利改革法案S.23改采先申请制并禁止USPTO所收规费挪作他用 整理/北美智权法规研究组 黄兰闵 ========= 以下仅节录与改先申请制相关内容 =========================== 改采先申请制 由先发明制（First to Invent）改为先申请制，是一项牵连甚广但有高度不确定性的变 革。支持者谓，先申请制以明确的有效申请日（Effective Filing Date）分先後，有助 於简化专利申请制度。许多美国申请人早已大量在外国申请专利，不仅支持改采其他主要 工业化国家采用的先申请制，甚至也开始以先申请制的思考模式拟定美国专利申请策略。 但反对者说，国会历年讨论多听取大型企业的意见，先申请制不利中小企业及独立发明人 ，且有研究显示，加拿大1989年改采先申请制并未激发更多研发活动，大型企业占专利发 明所有权人的比重倒有升高迹象。 事实上，加州参议员Dianne Feinstein曾在3月2日提案欲删除S.23法案改采先申请制文字 。但显然USPTO所提资料奏效，多数参议员相信改采先申请制对中小企业及独立发明人的 影响微乎其微：2007年USPTO只有7件Interference案，牵涉中小企业或独立发明人者，仅 有一件，即使是现今的先发明制，也罕有独立发明人较晚申请但靠先发明胜出的实例。於 是，3月3日经全院表决，以87：13的票数搁置了Feinstein议员所提修正，而3月8日当天 ，Feinstein议员本人还是投票支持了未纳入此一修正的S.23法案。 依S.23法案第二条，美国专利法第102条条文（35 USC 102）将全面重写，虽然新颖性基 本判断原则不变，但诸多细节会随之调整。例如，原载於35 USC 102(e)所谓「申请在先 、公布在後的先前技术」（Secret Prior Art），修法後基本将以35 USC 102(a)(2)条文 取代，加上新增35 USC 100(i)条文重新定义美国申请案有效申请日，将牵动美国拟制丧 失新颖性的适用范围。 比方说，2000年1月1日甲在外国提出专利申请案A’；2000年7月1日乙就同一发明在美国 提出专利申请案B；2001年1月1日甲主张A’优先权在美国提出专利申请案A。A案、B案都 在最早优先权日起算18个月後於美国公布。 现行条文规定 若引用B案核驳A案，甲可藉国际优先权规定加以克服，但依判例（Hilmer Doctrine）原 则，A案无法成为102(e)先前技术阻止B案取得美国专利。 S.23预定修法 有效申请日需考虑美国国内及国际优先权主张，故A案有效申请日早於B案，将可成为 102(a)(2)先前技术，阻止B案取得美国专利。 依美国专利法现行法规，前述拟制丧失新颖性原则可套用在非显而易见性核驳，但在日本 、欧洲等主要工业化国家，官方审查时不得以这类先前技术组合成进步性核驳理由，而 S.23并没有讨论或处理这项差异。况且，美国与其他国家的差异不止於此，也因此，即使 美国专利法依S.23法案修订，与其他主要工业国的先申请制仍有相当区别，尽管USPTO等 主要专利局倡议跨局合作审查，方便之门并不会因此次修法全面大开。 --

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