作者gyboy38 (天氣怪怪的)
看板Patent
標題[問題] 美國子案與台灣優先權母案內容不同...
時間Thu Jan 9 19:59:17 2014
各位前輩好，小弟最近工作上遇到一個問題。
問了幾家事務所，目前還在等美國代理人回覆，
想問問有沒有大大剛好有實務經驗。
敝公司的美國案收到OA，這件美國案當初是主張台灣優先權(以英文本送件)。
本案就我處理過的案件來說算是不好答辯，因為看完OA整個覺得委員中肯啊 XD
後來花很多時間跟同事討論才想出一個答辯方向，決定將說明書中的特徵A加入Claim 1，
才發現特徵A居然沒有寫在美國案中 Orz，只有一個圖式勉強可以支持。
而台灣母案則有明確的用文字記載在說明書中。
綜上所述，是否可以主張翻譯錯誤或是用其他理由，
將母案的這一段敘述補到英文稿中，而不會產生new matter的問題?
之前版上曾經有一系列文章在討論英文稿是直譯 or 改寫的優缺點。
現在想來格外有fu啊，這個案子的中英文稿我跟同事都看過，
看完一致認為兩份說明書在架構上、用語上都明顯不同，
但通篇看完就會覺得他們是在講一樣的技術，這樣的改寫有什麼意義啊 (翻桌!~)
最後成為關鍵的特徵A，居然是當初改寫時被漏掉的小技術。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 203.217.113.141
1F：推 dakkk:我記得美國最鬆 應該是可以 01/09 20:42
2F：→ forcomet:還是要看情況 不過你這樣做應該要做對等翻譯才行 01/09 21:00
3F：推 MrCAKE:如果特徵點是會被漏掉的小技術 最後拿到的保護範圍... 01/09 22:19
4F：→ gyboy38:雖是不起眼的小結構，卻能突破進步性，給答辯理由書著力點 01/09 22:30
5F：推 piglauhk:若有 Incorporation by reference 原則上沒問題 只是訴訟 01/10 09:24
6F：→ piglauhk:端可能會被當成是主要爭點...( ￣ c￣)y▂ξ 01/10 09:24
7F：→ gyboy38:代理人的答覆與P大所說類似，請參考37 C.F.R 1.57(a) 01/12 20:39
8F：推 deathcustom:要是最嚴格的來看，是不行的 01/12 22:53
9F：→ deathcustom:要能加入的"STF"內容，只有美國專利申請案為母案 01/12 22:54
10F：→ deathcustom:國際優先權以及非專利文獻我記得按規定不能這樣做的 01/12 22:55
11F：推 deathcustom:請參照 37 C.F.R 1.57(e) "Essential Material" 01/12 22:58
12F：→ deathcustom:使(修正過後的)claim能符合112 (1), (2), (6)的內容 01/12 22:59
13F：→ deathcustom:就被稱為"Essential Material" 01/12 22:59
14F：→ deathcustom:當然基本上在prosecution時如果沒有其他的答辯方案， 01/12 23:01
15F：→ deathcustom:這就是最後的方法，因為審查委員很少實際去看= = 01/12 23:01