作者gyboy38 (天气怪怪的)
看板Patent
标题[问题] 美国子案与台湾优先权母案内容不同...
时间Thu Jan 9 19:59:17 2014
各位前辈好，小弟最近工作上遇到一个问题。
问了几家事务所，目前还在等美国代理人回覆，
想问问有没有大大刚好有实务经验。
敝公司的美国案收到OA，这件美国案当初是主张台湾优先权(以英文本送件)。
本案就我处理过的案件来说算是不好答辩，因为看完OA整个觉得委员中肯啊 XD
後来花很多时间跟同事讨论才想出一个答辩方向，决定将说明书中的特徵A加入Claim 1，
才发现特徵A居然没有写在美国案中 Orz，只有一个图式勉强可以支持。
而台湾母案则有明确的用文字记载在说明书中。
综上所述，是否可以主张翻译错误或是用其他理由，
将母案的这一段叙述补到英文稿中，而不会产生new matter的问题?
之前版上曾经有一系列文章在讨论英文稿是直译 or 改写的优缺点。
现在想来格外有fu啊，这个案子的中英文稿我跟同事都看过，
看完一致认为两份说明书在架构上、用语上都明显不同，
但通篇看完就会觉得他们是在讲一样的技术，这样的改写有什麽意义啊 (翻桌!~)
最後成为关键的特徵A，居然是当初改写时被漏掉的小技术。
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 203.217.113.141
1F：推 dakkk:我记得美国最松 应该是可以 01/09 20:42
2F：→ forcomet:还是要看情况 不过你这样做应该要做对等翻译才行 01/09 21:00
3F：推 MrCAKE:如果特徵点是会被漏掉的小技术 最後拿到的保护范围... 01/09 22:19
4F：→ gyboy38:虽是不起眼的小结构，却能突破进步性，给答辩理由书着力点 01/09 22:30
5F：推 piglauhk:若有 Incorporation by reference 原则上没问题 只是诉讼 01/10 09:24
6F：→ piglauhk:端可能会被当成是主要争点...( ￣ c￣)y▂ξ 01/10 09:24
7F：→ gyboy38:代理人的答覆与P大所说类似，请参考37 C.F.R 1.57(a) 01/12 20:39
8F：推 deathcustom:要是最严格的来看，是不行的 01/12 22:53
9F：→ deathcustom:要能加入的"STF"内容，只有美国专利申请案为母案 01/12 22:54
10F：→ deathcustom:国际优先权以及非专利文献我记得按规定不能这样做的 01/12 22:55
11F：推 deathcustom:请参照 37 C.F.R 1.57(e) "Essential Material" 01/12 22:58
12F：→ deathcustom:使(修正过後的)claim能符合112 (1), (2), (6)的内容 01/12 22:59
13F：→ deathcustom:就被称为"Essential Material" 01/12 22:59
14F：→ deathcustom:当然基本上在prosecution时如果没有其他的答辩方案， 01/12 23:01
15F：→ deathcustom:这就是最後的方法，因为审查委员很少实际去看= = 01/12 23:01