※ 引述《jerrytown (学会快乐)》之铭言： : 最近公司遇到很多大陆的核驳案子 : 因为刚进公司没多久 : 实在是不了解以前的状况 : 於是把很多资料搬出来看 包括台湾原始的专利说明书 : 我想版上很多资深的前辈 : 都知道目前台湾要申请国外案件 : 都是以台湾稿为底 再由大陆或美国那边代理事务所翻译成当地的说明书用法 : 很多作法其实就是直接翻译而已 : 而很少会去挑里面的毛病 其实这种做法稍嫌不够细腻，只是碍於时间、经费、等等的考量，再做一次校稿的动作 来发现技术上的问题，是会太费功夫了。在这种情况下，也只好把第一案(通常为台湾案) 尽力写好一点了，这行真的只能尽人事而已。 : 因此若台湾稿一开始就有问题 基本上国外案也会有问题 : 我现在的单位就是面临这样的处境 : 我看过台湾稿所写的内容 : 那位具有美国专利经验的资深工程师是这样写专利范围 : 举例而言 : 一种装置,系包含: : 一A元件,该元件用以... : 一B元件,该元件用以... : 一C元件,该元件与A元件... : 各位看到这边,应该会明显的看出B元件形成所谓的孤岛,与A跟C间并无明显的连接关系 : 而他的附属项有几项是这麽写的 : "如专利范围第1项....,该装置系应用於某某器上..." : 我问他为什麽要把应用领域写进去,他回答是专利策略,为了可以增加拿到专利权的机 : 会,美国专利或很多国家都这麽写,叫我自己去查就知道 : 还有是这麽写的 : "如专利范围第1项...,该A装置系包括一a,一b,一c所组成." : 下面则写一项依附前一项的附属项"如专利范围第X项,该a用以什麽,该b用以..." "该a用以什麽，该b用以...." 此种写法"有可能"不具可专利性。 : 我称为这样写法是零件清单式写法 : 基本上这位工程师写法很多都这样,同一项结构关系交待不清 : 然後用另一个附属项再来交待 : 我就问他这样没交待清楚不是很容易被驳,只要找到一样具有这些东西的 : 他就搬出美国哪一本手册上写的...说什麽这样范围比较大...解释一堆很怪的理由 这样有可能范围比较大吗? : 回到由他写被驳的案子上 : 我就问他说, : 审查委员已经驳了我们的独立项,现在你的专利范围又没有写到结构的东西让我们 : 限缩,你怎样处理 : 他竟说,附属项不是要让我们作限缩用,只是在作进一步界定,说现在要作的,就是 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 第一、不大明白"进一步界定"是不是就是指"进一步限定"? 第二、"进一步界定"是不是意味着不清楚，所以更进一步来说明原本claim的范围？ 第三、附属项不见得一定是拿来限缩用没错，有其他各方面的考量也是事实。只是 该位专利工程师的说法比较少见。因为照原PO的意思应该是指他的附属项都是 没有增加可专利性，所以没有办法藉由并项来更进一步限缩范围以求获准。 : 及就独立项进行答辩,如果B元件不行,我们就争取B'元件,反正我们实施方式有提到 : 我反问,你附属项没提到,如何进行限说缩,他就回答说,只要说明书有写就可以作为 : 依据 这个没错，说明书有写，或者附图有绘示都可以作为修改请求项的依据。 : 那当下,我并没有再讲话...暗示我主管可以结束会议了 : 事後,我又改了他另一件案子内容,他竟然很不客气的回了一封信,把什麽美国专利法 : 一本"patent practice"一堆有的没的书 : 说我观念错了,什麽我不了解现在的实务作法,一整个就是要教训我 : 我主管跟我说,叫我不要回信,找他来谈 : 若我有根据,先准备好,到时翻给他看,免得变成各说各话 : 因为我们的核驳案不少,就是受不了了 : 但之前就是不了解专利,现在才会找我来 : 现在既然知道问题在哪里 : 就好好跟他说之後,再决定是不是要继续跟他合作 : 写这篇心得出来 : 是想表达 : 专利这一行除了真的要有专业外,还要有点良心啊 : 不是客户不懂就可以这样装内行 : 出了问题就掩饰自己的问题 : 连美国核驳案被用112打,翻译出错,进而衍生double patenting的问题 : 既然只字未提 : 主管们又担心一些很怪的问题 : 叫我不要对他太严厉 : 现在更是了解 目前的产业IP观念真的很惨 : 然後又遇到这种事务所 本来很好的东西也会被写烂吧 找对事务所很重要，不过专利上的事情很少有绝对的对错，每个人都有自己的哲学， 所以好好沟通还是很重要的。万一之後还要合作的话，关系打烂大家以後都难堪。 另外，Final OA之後提出答辩就会被认为new matter? 似乎不是这麽一回事？还是 JSL您指的意思是raise a new issue? --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 122.124.4.154 ※ 编辑: yamolinya 来自: 122.124.4.154 (10/10 18:40) ※ 编辑: yamolinya 来自: 122.124.1.236 (10/10 20:50)