※ 引述《yamolinya (Life is random)》之铭言： : ※ 引述《jerrytown (学会快乐)》之铭言： : : 最近公司遇到很多大陆的核驳案子 : : 因为刚进公司没多久 : : 实在是不了解以前的状况 : : 於是把很多资料搬出来看 包括台湾原始的专利说明书 : : 我想版上很多资深的前辈 : : 都知道目前台湾要申请国外案件 : : 都是以台湾稿为底 再由大陆或美国那边代理事务所翻译成当地的说明书用法 : : 很多作法其实就是直接翻译而已 : : 而很少会去挑里面的毛病 : 其实这种做法稍嫌不够细腻，只是碍於时间、经费、等等的考量，再做一次校稿的动作 : 来发现技术上的问题，是会太费功夫了。在这种情况下，也只好把第一案(通常为台湾案) : 尽力写好一点了，这行真的只能尽人事而已。 : : 因此若台湾稿一开始就有问题 基本上国外案也会有问题 : : 我现在的单位就是面临这样的处境 : : 我看过台湾稿所写的内容 : : 那位具有美国专利经验的资深工程师是这样写专利范围 : : 举例而言 : : 一种装置,系包含: : : 一A元件,该元件用以... : : 一B元件,该元件用以... : : 一C元件,该元件与A元件... : : 各位看到这边,应该会明显的看出B元件形成所谓的孤岛,与A跟C间并无明显的连接关系 : : 而他的附属项有几项是这麽写的 : : "如专利范围第1项....,该装置系应用於某某器上..." : : 我问他为什麽要把应用领域写进去,他回答是专利策略,为了可以增加拿到专利权的机 : : 会,美国专利或很多国家都这麽写,叫我自己去查就知道 : : 还有是这麽写的 : : "如专利范围第1项...,该A装置系包括一a,一b,一c所组成." : : 下面则写一项依附前一项的附属项"如专利范围第X项,该a用以什麽,该b用以..." : "该a用以什麽，该b用以...." 此种写法"有可能"不具可专利性。 这种写法已经在过去公司里的案子核驳理由书中指出此类都已经被挑112的问题了 几乎每一件都是 : : 我称为这样写法是零件清单式写法 : : 基本上这位工程师写法很多都这样,同一项结构关系交待不清 : : 然後用另一个附属项再来交待 : : 我就问他这样没交待清楚不是很容易被驳,只要找到一样具有这些东西的 : : 他就搬出美国哪一本手册上写的...说什麽这样范围比较大...解释一堆很怪的理由 : 这样有可能范围比较大吗? : : 回到由他写被驳的案子上 : : 我就问他说, : : 审查委员已经驳了我们的独立项,现在你的专利范围又没有写到结构的东西让我们 : : 限缩,你怎样处理 : : 他竟说,附属项不是要让我们作限缩用,只是在作进一步界定,说现在要作的,就是 : ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ : 第一、不大明白"进一步界定"是不是就是指"进一步限定"? : 第二、"进一步界定"是不是意味着不清楚，所以更进一步来说明原本claim的范围？ : 第三、附属项不见得一定是拿来限缩用没错，有其他各方面的考量也是事实。只是 : 该位专利工程师的说法比较少见。因为照原PO的意思应该是指他的附属项都是 : 没有增加可专利性，所以没有办法藉由并项来更进一步限缩范围以求获准。 没错 我指出该工程师的写法中,常常把一些不是属於该项技术特徵或结构的东西写进 附属项,譬如说应用领域,造成该附属项并无实际的权利范围 : : 及就独立项进行答辩,如果B元件不行,我们就争取B'元件,反正我们实施方式有提到 : : 我反问,你附属项没提到,如何进行限说缩,他就回答说,只要说明书有写就可以作为 : : 依据 : 这个没错，说明书有写，或者附图有绘示都可以作为修改请求项的依据。 我这边没讲清楚,我要指出的是,由於该工程师写法上喜欢很用上位的名称 来撰写,可替用的零件那麽多的情况下,在附属项却未进一步请求这些可替性元件 因此造成在审查阶段我们就必须直接以某一元件作为限缩,可能造成的情况是 往後专利权拿到了,但我们权利范围却未能保护到,之後很容易出现禁反言的情况 : : 写这篇心得出来 : : 是想表达 : : 专利这一行除了真的要有专业外,还要有点良心啊 : : 不是客户不懂就可以这样装内行 : : 出了问题就掩饰自己的问题 : : 连美国核驳案被用112打,翻译出错,进而衍生double patenting的问题 : : 既然只字未提 : : 主管们又担心一些很怪的问题 : : 叫我不要对他太严厉 : : 现在更是了解 目前的产业IP观念真的很惨 : : 然後又遇到这种事务所 本来很好的东西也会被写烂吧 : 找对事务所很重要，不过专利上的事情很少有绝对的对错，每个人都有自己的哲学， : 所以好好沟通还是很重要的。万一之後还要合作的话，关系打烂大家以後都难堪。 : 另外，Final OA之後提出答辩就会被认为new matter? 似乎不是这麽一回事？还是 : h您指的意思是raise a new issue? 我今天要指出的是,所谓美式写法到底是什麽 在台湾跟中国专利制度未能像美国那麽周到的情况下 是否真的能够维护客户权益... --

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