作者dreamknight ( )
看板Patent
标题[问题] 大陆专利法规定的新颖性及创造性
时间Mon Mar 15 22:12:59 2010
最近接到的大陆案OA，让在下十分头大。
第一次审查意见，引了个前案，前案包含两个独立项：
1.一种X组件，包含A、B、C。
2.一种Y组件，包含A、B、D。
而本案是一种W组件，包含A、B。有一个附属项是更包含D。
第一次审查意见：
前案的图1及对应说明(对应第一项独立项)已揭示A、B；图7及对应说明(对应第二个独立
项)已揭示A、B；两者为同一技术内容、解决同样技术问题、达到相同效果，所以没有新
颖性。
而本案以下的其他附属项，都是一般技术人员轻易想得到的，所以没有创造性。
第一次审查意见回覆，详述了本案及前案的结构上有何不同，以及功能上的差异，并说明
本案中的D元件为附属特徵，而本案的第1项应解释成具有D或不具有D皆落入本案请求范围
本案申请专利范围第n项更进一步限缩为具有D元件的特徵，应无不可。
第二次审查意见：
相同的前案
审查意见：第1图到第7图已揭示A、B，故本案不具新颖性，且申请人在第一次的回应中
也同意申请专利范围第1项包含了"具有D"，所以很明显不具有新颖性，以下附属项...
不具创造性(理由同上)
第二次审查意见回覆再次强调结构、功能上的不同处
结果来了核驳决定：
引用相同前案。审查委员认为已揭示A、B，且"一般技术人员很容易就能想到去除D"，其
他的差异又没有写在申请专利范围第1项中，所以申请专利范围第1项不具新颖性，以下附
属项是本领域技术人士能轻易想到的，故不具创造性。
问题：
1.在下一直认为揭示元件应完全相同或是能够直接置换才是本案不具有新颖性的要件，
例如就本案而言，本案为包含A、B，前案为包含A、B、C，本案应具有新颖性啊(且达到的
功效真的不同)
若在下观念错误，有祈先进指正。
2.熟知本领域技术人士能够轻易想到组合前案，但是可以轻易想到"去掉某元件"吗？
若是这样，前面的前案揭示了五十个元件，後面的申请案怎麽办啊？
3.审查委员说"未在申请专利范围第1项中显示差异"，现在要提复审，有建议的申请项
修改方式吗？这要怎麽显示差异啊...前案没有，本案有，就算把那个附属项删除好了，
难不成还要强调"W组件绝不包含D元件"吗？应该不可能这样写吧....
若有先进愿意对大陆OA回覆指教一二，後进不胜感激。
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无可奈何花落去
似曾相识燕归来
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 114.43.158.192
1F：→ SGod:举个思考方向给你参考.. 03/16 00:09
2F：→ SGod:你那个ABD的附属项跟人家独立项完全相同 自然不会具新颖性 03/16 00:10
3F：→ SGod:附属项都不具新颖性了，你怎麽会觉得独立项具新颖性.. 03/16 00:10
4F：→ SGod:最简单的修正方式 就是找前案没有的E特徵 修进独立项 03/16 00:11
5F：→ SGod:"W组件不包含D元件"并非不能写 但要有合理理由 不能为闪而闪 03/16 00:12
6F：→ SGod:真的不想修正 只能硬拗说 你砍掉那个D而有无法预期的功效 03/16 00:15
7F：→ SGod:或是克服了什麽样的困难 03/16 00:15
8F：→ SGod:但你自己附属项又把D加上去..明显排除D不是你的主要手段,目的 03/16 00:16
9F：→ SGod:你说AB跟前案的ABC功效不同 那是怎麽个不同法? 是否可预期? 03/16 00:22
10F：→ SGod:人家揭露铅笔尾加个橡皮擦 你把橡皮擦拿掉说：这样就不能擦啦 03/16 00:23
11F：→ SGod:的确功效不一样..但你觉得这样会具创造性? 03/16 00:24
12F：→ SGod:靠邀 愈写愈多 我应该用回文的... 03/16 00:24
13F：→ forman:前案是否有限制一定要abc？ 03/16 00:33
14F：→ forman:若前案没有限定一定要abc，你独立项应该不会过。 03/16 00:33
15F：→ forman:若前案有限定一定要abc，那你要说明为何你只要ab有何意义？ 03/16 00:34
16F：→ forman:你为何要强调附属项d与独立项ab关系？这有可能会造成禁反言 03/16 00:35
17F：→ SGod:嗯 楼上指出主要问题所在 03/16 00:35
18F：→ SGod:你必须说服委员说 人家一定要有C或D 而你可以没有 03/16 00:36
19F：→ forman:S大，我看建议原PO放弃答辩好罗（逃～～～～～～～ 03/16 00:37
20F：→ SGod:修正还是有机会过的..吧 03/16 00:47