→ kaikai1112:另外在智财法院 听说被判定无效的新型是发明两倍以上 05/30 17:05 推 piglauhk:才两倍吗 XD 这还真是乐观的数字 05/30 17:06 → kaikai1112:印像中是两倍以上啦 记得不是很清楚 请见谅 来补资料了 大家参考参考........... http://tinyurl.com/297ezkz 智财法院审理特色对专利品质的冲击及其对策 作者: 众达国际法律 / 陈世杰律师 智慧财产法院从去年七月正式成立一年多以来，各界都非常关切智财法院的运作情况和智 财案件审理法新制下的专利诉讼实务变迁。智财法院综合审理智慧财产的民事、刑事和行 政诉讼案件，根据智财法院的资料，从97年7月成立到98年8月为止，共受理各类智慧财产 案件1741件，其中，受理专利侵权一审案件185件(终结87件)；二审案件94件(终结46件) 。根据我们的了解，截至98年8月底止，智财法院受理的97年度第一审案件的结案比例达 到70%以上，而同年度第二审案件的结案比例更高达90%。 又，我们以智财法院与各地方法院在97年7月到98年8月上所审结且公布的第一审裁判书进 行了解，分析专利侵权案件在各地方法院的数量，得到的比较结果如下图1所示： 图1 – 智财法院与各地方法院审结专利民事案件数量比较表 虽然智财法院对於专利侵权案件只是优先管辖而非专属管辖，但从图1的统计结果仍可明 显看出，自从智财法院成立後，专利侵权案件呈现高度向智财法院集中的现象，相当程度 上反应了各界对智财法院的专业有高度的期待和信任。 智财法院专利侵权案件统计 以下是针对智财法院所公布的裁判书就於97年7月到98年8月这段时间内的专利侵权案件审 理状况之相关分析结果： 智财法院专利侵权案件审理特色 从以上的分析结果与实务的经验，我们观察到智财法院对於专利侵权案件的审理有几项特 色，以下将分别就这些审理特色以及对专利实务的影响加以说明。 特色１ - 审理速度快 在审理程序方面，智财法院官方网站上所公布的专利侵权诉讼审理模式指出，在完成诉讼 前期的准备程序及争点整理後，会先审理系争专利的有效性，若判定专利为有效，再进行 侵权与否的审理；若法官认定有侵权，再进行损害赔偿的审理。但根据实务的经验，其实 智财法院的法官不一定会完全按照上述顺序来逐步审理，而可能会同时审理不同的争点。 因此，当事人应着重在事前对於上述争点的全面性准备和沙盘推演。对被告而言，时间压 力会比事先已妥善准备後始发动攻击的原告来得大，但仍应在最短的时间内完成有效的防 御准备。 虽然依照智财法院网站上公布的专利侵权诉讼审理模式来推算，一般专利侵权案件的审理 时间约8~14个月，但其实很多专利侵权案件第一审的审理时程少於8个月，显见智财法院 的审案速度快确实是无庸置疑。除了一审速度快之外，我们还注意到智财法院维持一审判 决的比率超过90%。因此，当事人必须清楚体认到在智财法院进行攻防的制胜关键是在第 一审，所以第一审就必须慎选及组成能妥善且迅速回应法院审理新制的律师及技术团队， 把最好的攻防策略全力呈现，不应抱着且战且走的心态试图拖延诉讼程序，也不要寄望把 战线拉长到第二审的阶段会有较高机会改变裁判结果。 特色２ – 积极审查专利有效性，约37%的专利被认定为无效 智财案件审理新制的重要改变之ㄧ在於增加了技术审查官(下称「技审官」)的参与，因为 有技审官的协助，智财法院积极对系争专利的有效性进行审理，图11的分析结果显示出系 争专利被智财法院认定为无效的可能性是很高的，约为37%左右。再者，从图12的分析结 果也可清楚看出智财法院进行专利范围解读的比例很高，约有63%的案件会有相关的争执 和讨论。 因此，原告在提起专利诉讼前，就应该慎选体质健全的专利，对专利的有效性进行充分的 前案检索和分析，有足够把握的专利再拿上战场。若轻率挑选专利来提起专利侵权诉讼， 不但获胜可能性低，也可能因被告在被诉後举发专利无效而导致自己的专利被撤销。 虽然智财法院的专利侵权审理程序就专利有效性的审查仅有个案之效力，并不能真正撤销 系争专利的专利权，但由於智财法院的专利有效性审理速度比智慧财产局(下称「智慧局 」)的举发审理程序快上许多，故智财法院所做出的有效性决定对於智慧局的举发审理还 是会有相当程度的影响，所以双方当事人绝不能轻忽在智财法院所进行的专利有效性攻防 的重要性。 特色３ - 新型专利被认定无效的比率是发明专利的2倍 图9的统计结果显示出，新型专利被智财法院认定无效的比例约43%，比发明专利被认定无 效的比例（约20%）要高出2倍左右，而且图8从不同专利类型的角度切入来分析原告的胜 率，也显示系争专利为发明专利时，原告的胜诉率约为21%，比系争专利为新型专利时的 胜率（约为4%）要高出5倍之多。造成这些分析结果的主因是因新型专利在授予时并未经 过主管机关智慧局就专利要件进行实质审查，其有效性原本就比较薄弱所致。 但上述统计结果传达出来的另一个讯息，不只是提醒专利申请人应该多申请、实施发明专 利，事实上也点出了现行专利申请实务上，新型专利的撰写以及申请专利范围的布局其实 有许多必须改善之处，否则专利权人花费成本申请了一堆新型专利，虽然能迅速取得专利 证书，但真正上法院时其有效性及强度却令人怀疑。本文同时也呼吁智财局能再加快审查 人力的扩充，让发明专利的审查速度加快，发明人更乐於申请及取得发明专利，以便於在 智财法院有效保护自己的智慧财产。 特色４ - 即便在专利被认定有效的情况下，判定被告侵权比例仍仅约12% 由图5审理结果的统计可看出，即使在专利被认定有效的情况下，智财法院判定被告侵权 的比例还是只有约12%左右。有一半约51%的案件是专利被认定有效，但法院并不认为有侵 权的情事。到目前为止，各界对於智财法院的法官、技术审查官的努力、专业多有正面评 价，而且在民事诉讼实务上向有「举证之所在，败诉之诉在」的铁律，原告身负举证侵权 之责任，败诉的风险本即高於被告，此在各类型之民事诉讼均为普偏之现象，因此，图5 的统计结果显然不该被错误解读成是智财法院比较偏袒被告，相反的，该统计结果透露出 来的真正意涵是专利权人在诉讼前的准备要更充分，例如诉前的侵权比对分析评估要紮实 、侵权证据收集要更完整；诉讼中对於法官及技审官的说明(不论透过律师、员工、专家) 要更加明了而具有说服力，这是智财法院的专业和效率大幅提升後，专利权人在起诉时不 得不充实相关的必备能力，以期出击致胜。 专利品质—不是危机而是转机 从前面的统计结果专利权人可以体认到，在智财法院审理新制下，专利诉讼的胜败、效率 与成本相当程度上系取决於专利的品质。上述许多看似不利专利权人之统计结果的许多根 本原因，早在这些专利权人申请专利时便已决定，因为发明人在申请专利时，容易忽略、 甚至完全未考虑将来这篇专利获准後是不是真的可以派上用场，透过法院来执行或寻求保 护。如果在撰写和申请专利时没有考虑到专利将来的诉讼可用性，并未以竞争对手或其律 师作为最终读者来撰写专利，则提起诉讼时难免会遇到同样的老问题：专利有效性被强烈 质疑、不易证明侵权、侵权证据难以获得等等。尤其我国的专利侵权诉讼制度并不像美国 一样有所谓的证据开示（Discovery）制度，所以原告要负的举证责任很大，这本来就是 在申请专利之初要特别注意的地方。 我们从实务的经验发现，专利的申请专利范围如果写的不恰当，可能导致专利权人不易收 集侵权证据、证明侵权，使得诉讼程序的进行可能更须依赖专家证人或其他机构的协助， 因而造成诉讼复杂度提高，诉讼成本也大幅增加。更甚者，若专利因证明侵权的困难度导 致根本不能行使权利，便只是徒然浪费专利申请及维护的成本。以我国企业最常申请专利 的台湾、大陆、美国及欧洲这四个地区而言，要向这四个地区申请和取得一项发明专利， 光是缴给这四个地区政府的申请费、规费和专利期间的所有年费等各项官方费用，总计就 高达约新台币(下同)200万元左右，且这并未包括付给各地承办专利或法律事务所的服务 费在内。换言之，品质不佳的专利不仅在法院的诉讼中不能实现权利，还会平白使专利权 人浪费庞大的费用支出。 提昇专利品质的关键因素 申请案第一稿决定专利对应案的品质 在金融海啸的冲击下，企业都在思考如何更有效益的运用专利申请预算，事实上要提升专 利的品质，必须从专利源头做起。具体而言，业界在申请专利时，不会只申请单一国别， 而会向多个国家提出对应的专利申请，由於各国对应案的内容基本上是第一申请案的翻译 加上格式调整而已，因此，各国专利对应案的品质系取决於第一申请案的撰稿品质。如果 能掌握住影响第一申请案品质的关键因素，只要後续的翻译不要失真，便能同时提升整个 专利家族的品质。 访谈发明人的要领 访谈发明人有关发明的技术细节时，首要厘清发明人要解决的技术问题为何，而非只求了 解其解决该技术问题的技术手段和方法。了解技术手段和方法固然重要，但若忽略了发明 要解决的技术问题这个最根本的前提，可能会使整个专利说明书和申请专利范围的撰写方 向偏离发明真正的核心精神，而导致产出的专利保护范围过於狭窄或容易被对手回避设计 。另外，专利从申请到核准需要耗时数年的时间，因此，在与发明人访谈时应注意其技术 构思背景，要适时引导发明人，避免其自我设限於公司预算或现行产品设计规划方向上的 限制，如此，才有机会获得涵盖面较广的发明概念。 独立项布局 申请专利范围中的独立项是影响专利价值最甚的部份，也是决定专利杀伤力强弱的关键点 ，撰写要领首要聚焦、围绕在发明人欲解决的技术问题，同时避免在前言部分或是本文段 落的部分加入不必要的用语，以免造成专利范围解读的困扰或甚至造成专利范围的限缩。 独立项也要考虑可能侵权者的直接侵权态样，尽量思考、涵盖各种可能直接侵权者的行为 和产品特徵，并避免局限於自家产品的特徵，以免将来取得一纸难於或无法行使权利的专 利证书。 附属项布局 相对於独立项，附属项的最主要用途是要为将来的有效性争端设立多道防线，例如为申请 程序中的答辩方向留伏笔、为举发程序中的更正留退路、为诉讼程序中的专利有效性留一 线生机。要注意，应避免写太多无助有效性防御的附属项，因为附属项的项数控制与专利 的申请成本有很大关系，依据目前经济部审查中的专利规费调整方案，发明专利的申请专 利范围的请求项以10项为基本单位，超过10项者，每一项加收8百元，换言之，若不能有 效控制附属项的数目，将大幅增加发明专利的申请成本。 请求项内容 除了前述的独立项和附属项的布局要领外，申请专利范围的所有请求项在编排时，要涵盖 说明书揭露的各种实施例或技术内容，以免将自身的技术成果平白送给竞争对手。所有请 求项在内容设计上，都要考虑到将来侵权证据收集的可能性和难易度，因为同样的技术内 容用不同的角度切入会有不同的描述方式，而请求项的写作方法将决定专利权人将来提起 专利诉讼时要证明对手侵权的难易，而如前所述，证明对手有无侵权的难易度，攸关整体 专利诉讼成败和成本。 结语 如同专利诉讼的攻防一样，撰写可用性高的专利需要相当的经验和技巧。回顾智财法院这 一年多来的审理结果，更加突显出专利品质和律师回应智财法院高效率审理速度的能力， 是将来在智财法院进行专利诉讼时影响整体诉讼成本和结果的两大因素。随着时间、经验 和判例的累积，相信智财法院对於我国整体专利保护观念的提升，定有相当大的正面助益 ，也值得国内企业多加观察和省思。作者不惴浅陋，谨分享个人观察及心得，希望能对台 湾企业有所助益。本文相关资料之蒐集及汇整，蒙本事务所专利顾问施志豪及郭仁智之协 助，并此志谢。 （作者是众达国际法律事务所合夥律师、台北律师公会商标专利委员会主任委员暨台北美 国商会智财权保护委员会共同主席，本文仅为作者个人意见，不代表事务所及台北律师公 会、美国商会立场。） (摘自於玉山科技月刊96期　2009年11月号) ※ 引述《AynRand (亚兰德)》之铭言： : 现在新型专利已经是形式审查了 : 那麽 发明专利实体审查 是否真有其必要呢? : 与其有那麽多审查人力进行检索、审查，等待期又达数年之久 : 然後初步审查的结果 又未必有什麽效力 : (你就那样检索一下 就算得什麽查过前案了吗?) : (何况真的有侵权诉讼 上了法院还不是得看法官的心证吗??) : 即使再审查的结果也是一样 : 总之就是要看最後法院的判决而定 : 因此 何不比照新型专利 改采形式审查 : 如果有侵权诉讼的话 再申请技术报告後 : 上法院由法官裁定 : 因为最後都是法官说了算 不是智财局说了算 : 虽然说法官会参酌智财局的意见(没错吧?) : 但毕竟是法官在判决 : 如此一来 前面耗费那麽多时间和人力的审查 有什麽用呢 : 不如事务所、智财局都将人力集中在侵权诉讼上 : 那如果没有侵权诉讼的话 有的人就只是纯粹想拿张专利而已 : 如此一来拿到专利的速度也快了 真的要侵权诉讼也照样由法院判定 : 皆大欢喜何乐而不为呢? --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 140.118.16.38