美国参议院通过专利改革法案 (H.R.1249)与修法概述 2011 年 9 月 8 日美国参议院通过专利改革法案，参议院投票以 89 ： 9 票比数， 2 票弃权，接受众院版专利改革法案 【 Leahy-Smith 美国发明法案 】 ，内容未再修正而 通过。这项法案预计於2011年9月16日等待由美国总统欧巴马签署後，颁布为正式法案。 专利改革法案 【 Leahy-Smith 美国发明法案 】（ Leahy-Smith America Invents Act ，编号 H.R.1249 ，简称 AIA）， 由参议院司法委员会主席 Patrick Leahy 及众议院司 法委员会主席 Lamar Smith ，也是这项法案在参众院的主要推手，这是自 2005 年以来 持续推 动的美国专利制度改革，经过 6 年，历经各方的提案讨论後，终於即将完成立法 。众议院先前通过的版本，称为《美国发明法案》（America Invents Act，编号S.23） 。 【 Leahy-Smith 美国发明法案 】 内容包括实体及程序修法，各项条文实际生效日期、 适用项目及范围各有差异，主要分三阶段实施： 第一阶段：法案颁布之日即起生效 1.USPTO 自订规费权限、微实体（micro-entity）定 义等项目 2.自法案颁布之日起 10 天，优先审查（priority examination）费相关规定将开始生效 ， USPTO 亦可暂时对部分专利规费调高 15% 的收费，而针对一般费用（General fees） 、专利维持费（Maintenance Fees）、专利检索费（Patent Search fees）与小实体规费 ，将减半收费。 第二阶段：法案颁布日起 12 个月，则是第二组修法启动日 包括发明人宣誓书、领证後复审（post-grant review ，先前或称领证後异议）、多方 复审（inter partes review）、补充审查（supplemental examination）、 过渡授权後 的审查程序 (transitional post-grant) 等程序都会在此时生效。 第三阶段：法案颁布日起 18 个月後开始实施，则是第三组修法重点 改采先申请制（ first-inventor-to-file）与其配套的申请人调查程序（derivation proceeding）程序 。 【 Leahy-Smith 美国发明法案 】修法变革 ，主要概述如下 ： 1.美国专利商标局 (USPTO) 自订规费并专款专用，可使用於雇用人员及技术升级，以加 快处理专利申请案，目前已积压近 70 万件。专利规费暂行加徵 15% 附加费。 (第一阶 段) 2.改采先申请制（ first-inventor-to-file ）与其配套的 申请人调查程序 （ derivation proceeding ）程序 (第三阶段) 在新制下，先申请的就会被认定是发明者。在专利申请时，申请人 / 专利权人可不提出 早於现有技术的证明文件。还有， 修改专利法第 102 条 (35 U.S.C. §102(g)) ，废除 抵触 (Interference) 程序，并以申请人调查程序 (Derivation proceeding) 取代。 AIA 创立一个新的行政程序 “ 申请人调查程序 ” （对於正在申请）和民事诉讼（关 於授予专利），任何一方可以质疑发明人的发明而提出审查要求。 (第三阶段) 3.扩大现有技术 (prior art) 范围 (第三阶段) 1). 修改 专利法第 102 条 ( 35 U.S.C. § 102 ) 制约现有技术的销售及公众使用范围 ，从美国境内扩及全世界地区。 2). 修改 ” 有效申请日 (effective filing date)” 之定义，扩及优先权於美国以外 的国家。 3). 美国专利法之独特性有别於其他国家，给予一年宽限期 (grace period) ，允许发明 人在申请专利之前，拥有公开其发明 (例如给潜在投资人) 。此项，将有助於发明得以尽 早公开。 4.采用 领证後复审（post-grant review ，先前或称领证後异议）、多方复审（inter partes review） ，以去除早期不当专利，并减少针对专利有效性所提出的法律诉讼案件 。 ( 第二阶段实施并溯及既往 ) 1). 在该专利领证发出後 9 个月之内, 公众可以提出 post-grant review。 2). AIA新法以多方复审（inter partes review）取代原有的当事人审查(inter partes reexamination)，对现有技术提出挑战。 3). 新法实行後，对於审核门槛的标准将发生变化，可能产生不少专利新问题，也可能对 “申诉人"较有利。不论是否为商业方法专利, 凡是新法生效日之後申请的专利才适用 post-grant review program。 (注：类似欧盟专利法的异议程序(opposition procedure)，在专利核准的一段期间内， 公众可以提出异议，让 EPO 重新审查该核准 EP 专利的有效性。 一但过了专利提出异议 时间，要撤掉该 EP 专利，就要到各会员国专利局去一个一个国家把各国专利逐一撤掉。 ) 5.接受补充审查（supplemental examination） ( 第二阶段实施并溯及既往 ) 允许专利权人请求进行专利补充审查，以修正该专利相关的信息。 6.修改专利标示错误 (patent false-marking) 条文规定 ( 第一阶段实施并溯及既往 ) 从任何人修改为造成竞争伤害者，才可以提出 patent false-marking 的法律诉讼。 7.未揭露发明的最佳实施模式的无效理由，不再视为无效的理由。 ( 第一阶段实施并溯 及既往 ) AIA 虽未改变这项需求，但是修正该理由不再是一个基本的必要性。 8.采用过渡授权後的审查程序 (transitional post-grant review program) 有效性，包 括商业方法专利。 ( 第二阶段实施 并溯及既往) 取消专利後审查的期限限制後，任何人可在任何时间针对某个商业方法专利提出质疑。 不管是何时申请的商业方法专利, 新法生效日一年之内, USPTO 需建立 transitional post-grant review 程序, 在进行昂贵商业方法专利诉讼前, USPTO 可行政裁量决定该商 业方法专利是否有效 。 9.关於案件合并审理 (joinder) 限制较多 ( 第一阶段实施 ) 提交诉讼时，原告经常将不相关产品/制造的厂商一并提告。 AIA 修改为只能对相同产品 的厂商进行提告。 10.该 AIA 审查制度允许专家声明、证词与侦查，会更像是对抗式审查程序 (adversarial proceeding) ，这种制度在欧洲已成功减少法庭诉讼。 关键字：美国 专利改革法案 (H.R.1249) ； Leahy-Smith 美国发明法案； AIA (科技产业资讯室 -- May 撰稿，2011/09/15) http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2011/pclass_11_A218.htm --

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