白宫打击专利蟑螂计画--5项行政措施及7项修法建议 发布日期： 102 年 06 月 25 日 http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=464236&ctNode=7124&mp=1 根据美国白宫於2013年6月4日公布的一项研究报告(Patent Assertion and U.S. Innovation)显示，近年来利用有问题的专利申请范围恐吓企业以勒索和解金的案例暴增， 这些滥用专利诉讼的公司，俗称为「专利蟑螂(patent trolls)」 ，耗损数十亿美元的经 济并且破坏美国的创新。过去两年专利蟑螂提出的诉讼案例成长了3倍，占美国所有诉讼案 的62%。在2011年受害企业付给专利蟑螂的金额达290亿美元，金额自2005年以来激增了4倍 ，遑论股东的损失已逾数百亿。 为此，白宫宣布欧巴马政府的5项行政措施并向美国国会提出7项修法的建议，以打击专利 蟑螂，保护美国未来高科技的创新。 5项行政措施如下: 1. USPTO将研拟新规定，要求专利申请人及专利权人在涉及专利诉讼时，定期更新所有权 资讯，尤其明确揭露最终母公司(ultimate parent entity)，以防堵专利蟑螂利用空壳 公司来隐藏其活动。 2. 有关专利申请范围中功能性用语的审查(functional claims)，USPTO将对审查人员进行 重点训练，未来6个月会研拟策略改善专利申请范围的明确性，例如在专利说明书中使 用字典词汇，协助软体领域方面的审查。 3. 提供更多资讯，以强化下游使用者。因为专利蟑螂逐渐锁定主要的零售商、消费者及其 他使用含有专利技术产品的使用者，但单纯使用产品的使用者不应成为诉讼的对象。对 於可能面临的专利蟑螂索求的民众，USPTO提供新的教育及宣导资料，包括在使用方便 、英文简单的网站上提供一般性问题的解答，使其在进入所费不赀诉讼或支付和解金阶 段之前，了解其权利。 4. 利用专利挑战美国创新的行为日趋活跃，需要更多的关注及收集有用的资料，联合利害 关系人并扩大相关专利蟑螂的研究。建立各界共识，完成相关立法，包括取得专利权人 、研究机构、消费者代表、公益团体、一般民众的意见，一起改善专利制度。除了从 2012年举办的圆桌会议和研讨会中已获得宝贵的意见外，另将举办6个月全国性的活动 ，整合内外部资源及更新专利政策及发展新思维。此外，扩大USPTO的爱迪生学者计画 (Edison Scholars Program)，除邀请着名学者外，并开放大众参与，讨论滥用诉讼的 议题。 5. 加强禁制令之执行。美国国际贸易委员会(ITC)及海关暨边境保护局(CBP)负责对侵权产 品发出禁制令，但对於经过重新设计、以规避落入禁制令的技术性复杂的产品，如智慧 型手机，应由美国智慧财产权执法协调委员会(U.S. Intellectual Property Enforcement Coordinator)发起跨部门检视现行ITC及CBP所使用的禁制令及其工作是否 透明、有效。 7项建议国会修法议题如下： 1. 要求专利权人及申请人揭露「利害关系人(Real Party-in-Interest)」，要求提出侵害 警告函(demand letter)提起侵权诉讼或寻求USPTO审查专利的任何一方，需发函通知并 更新专利所有权资讯，使USPTO或地方法院对不遵守规定者予以制裁。 2. 根据35 USC §285的规定，允许地方法院有更多的裁量权给胜诉方的律师费用，以惩罚 滥用诉讼。 3. 扩大USPTO对於商业方法专利的过渡计画(transitional program )，包括纳入更广泛的 电脑功能专利类别，并在专利审判和上诉委员会（PTAB）之前，允许更广泛的挑战者对 已核发的专利提出审查诉愿。 4. 提供消费者和企业更好的法律保护，防止消费者和使用现成技术产品的经销商、零售商 或制造商被起诉。 5. 改变ITC核发禁制令的标准，使传统的四因素(four-factor)试验模式更好，以提高ITC 及地方法院适用的标准趋於一致。 6. 要求警告函资讯的透明度，使公众可查询及利用，以协助遏止滥用诉讼。 7. 确保ITC在雇用合格的行政法法官 (Administrative Law Judge) 时有足够的弹性。 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 114.32.28.186