首先要感谢陈博士不吝分享其丰富的经验历程， 发文的目的并非反对陈博士的看法，而是分享个人知见， 看法或有冲突，但只是提供冲击面的思考角度。 这个主题也触发了一些想法， 以下根据标题提供个人看法作为参考 ------------------------------------------------------------------------------- 如何有效率地撰写专利申请书 发明专利申请书主要包括发明申请表格(发明人、申请人等资讯)与发明摘要、发明专 利说明书、申请专利范围与图式这几个主要项目，其中发明专利说明书又包括发明名称、 技术领域、先前技术、发明内容、图式简单说明、实施方式、符号说明等主要子项目。 如何有效率地撰写专利申请书，一直是业内人士关注的话题，笔者只有几年粗浅的从 业经验，在此由in-house PE的角度提供一些看法作为参考。 专利效能与效率 在进入主题之前，先定义一下何谓效率，简单来说效率(efficiency)可被量化,可以看成单 位时间内投入工作量或投入成本的最终产出。在量化角度下，以事务所的方向来看，一个 月22个工作天数，要多少案件(例如台湾、美国或中国大陆等申请案)才能足以支付营运人 力成本以及赚取足够的利润作为事务所持续营运的基础，这就与撰稿工程师需要多少时间 完成一件专利申请案习习相关。以企业角度来看，如何以最适当的成本取得足以保护技术 与产品的专利权项，才是申请专利的目的所在，换句话说，事务所的效率并不是企业最关 心的主题，企业(申请人)关心的是专利的效用(effectivness)，亦即在专利权项能保护技 术与产品的基础上，如何在事务所要的效率模式中，达成企业要的效能。 影响专利效能与效率的因子 专利申请书的撰写效率受专利说明书与申请专利范围的撰写完成度所左右。由於说明书与 申请专利范围的文字描述必须要有一致性，且申请专利范围更要能为说明书所充分支持， 在这样的情况下，初入行者撰写(以我自己来说)常遇到的问题就是撰稿内容修改次数的问 题，而描述方式修改次数的问题受到几个因子所影响，这边举出几个我知道的因子提供参 考，例如：IFPE是否了解背景技术、IFPE是否了解对应发明的背景技术问题、IFPE是否能 快速掌握发明技术特徵、IFPE是否能写出完整包覆该发明技术特徵的独立项、发明人所提 供的发明内容是否完整、发明人所提供的发明内容是否能达成其宣称的功效以及发明人是 否提供完整且足够支称独立项的实施例内容。 撰稿过程的修改次数是影响效率的主要原因 申请专利范围是专利审查的核心，由於法条对送件(取得申请日)後的修正或更正的范围有 所限制，因此撰稿时对申请专利范围的布局就会影响日後取得专利权项的范围，撰稿时送 件前的专利布局不但左右申请专利范围，更决定了日後专利申请案的价值。影响专利申请 书撰稿效率的核心重点会聚焦在修改次数上，撰稿过程的修改次数少，相对的投入成本(工 作量)就低，在相同的工作时间内的就可以顾及影响撰稿品质的细节，例如定义解释是否完 整、重要特徵描述是否充分、权项内容是否有错字、是否有描述上的缺漏、是否说明书与 权项出现不正确的文字对应或是不完整的对应，甚至对应错误等严重失误(这些我都遇过并 及时纠正)，因此如何在最少的修改次数下送出正确(最少错误)的申请书，并在最少的答辩 次数下取得适当的专利权范围会比较符合我心目中最有效率的做法。 发明人的界入 与IFPE有关的因子都可以透过专利检索与分析的辅助过程得到解决方案(有时检索与分析是 由IHPE执行，此时IHPE与IFPE的沟通合作方式也会影响撰稿效率)，发明人对申请专利范围 内容的理解就要靠IHPE给予适当的协助，IHPE应就发明内容与发明人充分沟通以判断IFPE 申请专利范围的描述方式是否得以完整包覆发明技术特徵，IHPE就要判断IFPE的描述方式 是否影响专利布局，甚至影响专利申请策略。在此要注意的地方是申请专利范围的描述文 字可以与发明人充分讨论，但并非由发明人决定，让发明人介入申请专利范围的描述文字 并不是不可以，这可能会使申请专利范围产生不合适的文字限制，除非发明人具备解释申 请专利范围及侵害监定的专业能力。或许让发明人决定申请专利范围之描述文字对事务所 IFPE或IHPE的风险最小，毕竟是发明人自己要求，到时候出问题也不是事务所或IHPE的问 题，但这样的思维是否专业则见人见智。 事务所的专业 事务所的专业基础在於写出符合法条规范之申请专利范围的描述，因此独立项的描述样态( 例如，一个发明技术特徵可以透过几种独立项写法来取得完整而理想的权利保护范围)才是 企业想要委托事务所撰稿的重要原因之一，而这就要借重IFPE丰富而紮实的撰稿与答辩经 验来达成。 撰稿顺序与效率不一定正相关 受到上述撰稿效率因子的思维影响下，我认为实际上的撰稿程序并非一成不变，关键在 IFPE是否熟悉该发明技术特徵以及是否熟悉申请专利范围的描述方式(独立项描述种类、 形式或样态)以及申请专利范围的技术特徵布局方式(对应独立项描述方式的变化)，如果是 对技术领域非常熟悉或不熟悉的IFPE，下手的角度可能会不一定都会由claim开始。 心得 事务所的撰稿效率若建立在满足企业对专利效能要求的基础上，才能达成双赢(申请人、事 务所)或三赢(申请人、事务所及有关当局)局面。否则，小则事务所可能会落入价格竞争比 价的窘境，大则产业萎缩的困境(专利无用论)。我想愿意申请专利的中小企业不是不赚钱 ，也不是付不出钱申请专利，而是不知道专利的专业与专利的用处与专利的衍生利益，如 果事务所都能坚持专业利用申请专利的过程正确地潜移默化发明人，让其了解专利的精神 与专业所在，进一步启发创新之途，就有机会积极达成专利法第一条的目的，形成产业的 正向循环。 以上提供参考。 ※ 引述《VanDeLord (HelloWorld)》之铭言： : SOURCE: http://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=8762 : 陈博士分享了其求学历程与事务所撰稿的实务经验, : 如何写的又快又好,简单来说就是由Claim先入手, : 由claim 描述完整发明整体技术特徵,加快专利撰稿速度。 : 对某些事务所刚入行的菜鸟来说,这方法不算陌生。 : 由事务所的角度当然是"天下武功、唯快不破",时间就是金钱, : 但是否快就一定好,这见人见智,至少写的快却不能犯错,这就至关重要。 : 就in-house角度来说,建立在专利技术特徵上的专利权项布局才是关注的核心。 : 就企业来说,好不容易取得的专利权项却轻易地被回避掉,那就有点心酸了。 : 根据我专利分析与回避的经验,我发现 : Nokia的专利权项布局就值得参考,微软与IBM的权项就显得中规中矩。 : 简单来说,Nokia会测试审查底线以取得较大范围。 : 至於其写法是否采用上述的方式,我觉可能性较低, : 至少能发动诉讼且经得起诉讼的专利才是好的专利。 : "天下武功、唯快不破"，快，可能反而成为布局上的罩门。 -- 乐创意 飙创新 玩专利 超过瘾 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 60.251.209.130 ※ 编辑: VanDeLord 来自: 60.251.209.130 (09/14 13:08) f大也算是提到实务关键, (以我过去的经验,有些专利提案不具申请资格, 研发为了KPI而申请,这种案子根本不需要太多布局,反正能拿到就拿到, 你跟他讲专利范围,对方还觉得你在阻碍他绩效,这是我所遇到的代工厂型态, 这种专利讲白一点就是当壁纸,若基於自助助人的和谐心态,也就凑合申请, 若基於职业生涯来看,若不能改变这种状态,或管理层不能改变态度, 待久了也只会坏了自己的专业,这也是我目前对TW产业发展不乐观的原因之一) 我觉得这也与厂商的专利策略有关,不同的厂商与不同产业的策略差异就很大, 像是代工之王台G的策略就是大量申请,这种大量申请会产生资讯墙, 对资讯分析产生资源上的障碍,也就是增加对手分析的资源难度, 加上产业属於技术密集领域,这种大量申请很适合用在该领域,特别是像TGG这种领先者, 会形成不易突破的专利资讯墙,就这个层面上,也容易达到专利策略之目的, 至於战术上的问题,相对就显得不是那麽重要。 代工型态与品牌型态的策略就不一样 台湾中小企业多,其实品牌也不少,只不过比较低调在赚钱, 这些厂商因专利浪潮(特别是对岸)所至,也开始重视专利, 我觉得这是新的机会,面对这样的SME, 最怕就是把代工厂的申请策略复制到品牌厂,最後产生专利产业不良循环,就玩完了。 最近对岸刚结束2013专利资讯年会,大咖越来越多 http://www.piac-china.com/2013piac/index.html ※ 编辑: VanDeLord 来自: 60.251.209.130 (09/14 14:02)