※ 引述《madgame (静)》之铭言： KSR 没有否定 TSM，甚至还称赞了 TSM 「极具洞见」 KSR 否定的是 Federal Circuit 过於严格地适用 TSM 如果 KSR 集中在这个观点立论 或许将成为一锤定音的典范判决 可惜最高法院为了挽救自己的面子 硬是把从前判得很糟的案子写进来 从“We begin by rejecting”开始，到“Finally, in Sakraida v. AG Pro, Inc.” 最高法院引了自己四个前案： Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp. United States v. Adams Anderson’s-Black Rock, Inc. v. Pavement Co. Sakraida v. AG Pro, Inc. 然後强调这些案子仍然拘束下级法院 其中，Adams 是 Graham 的 companion case，同天宣判 在那个没有 TSM 的年代 法院仔细考虑了所有的 Graham factors skeptism by others, unexpected results 甚至还给出「没有动机结合」的论述 我认为它和 Graham 搭配起来，确是划时代的判决，至今仍深具参考价值 （Graham 固然给出架构，但应用到该案事实时，论述有点粗糙） 至於其他三个案子，Great Atlantic 被 1952 年专利法的作者之一评论为 「我们本来不想订 103 的，但这个案子实在太烂了 以至於我们认为有必要立法把它排除掉」 （what persuaded the Coordinating Committee to replace the case law with a statutory provision was the Supreme Court’s opinion, and Mr. Justice Douglas’ concurring opinion … we considered what was said in the opinions to be typical of all that was wrong with the patent law’s “invention” requirement） 此案提出协同意见书的 Justice Douglas 就是判出 Cuno Engineering v. Automatic Devices 要求发明要展现“flash of creative genius”才能被专利 从而留下许多骂名的法官 Black Rock 和 Sakraida 几乎是完全复制 Great Atlantic 的论述 其中，是谁执笔 Black Rock 的意见书呢？ 答对了，又是 Douglas 法官 这三个案子共同建立起所谓的 synergism test 要求「已知元件的组合，必须要有二加二大於四的效果，才能被专利」 （The conjunction … of known elements must contribute something; only when the whole in some way exceeds the sum of its parts is the accumulation of old devices patentable） 此理论自七零年代就被各方学者和下级法院不断批判 Federal Circuit 设立以後更挑明了说「没这回事」 二十多年过去已成定论 结果最高法院居然想藉由 KSR 的机会来矫枉过正，粉饰错误，借屍还魂 如果这麽有自信 大可直说「本院之前建立的 synergism test 是有效的，下级法院理应遵守」 结果 synergism 不敢提 就闪烁其词，写一些 if do no more than predictable results 的绕舌语言… 其实读判决常常看到一些很好笑的事情 最高法院明明想说 unexpected results 但这是 Federal Circuit 的发明 他们就偏要换个字； TSM 明明是八零年代 Federal Circuit 大量使用後才成为标准 最高法院提到 TSM，偏要引一个 1961 年的，说不上真正相关的案子 至於那些 「本院从 1851 年的 Hotchkiss 案到现在，所有判决都很一致， 103 之立法，不过是将本院的判决要旨明文入法」的自吹自擂 就更不必提了 总而言之 KSR 固然矫正了 Federal Circuit 的重大错误 但其中不少论述 实为历史纠结，两院斗气的产物 103 的处理在 2007 年後能渐趋稳定 我想还是与 Federal Circuit 的自我调整，以及 USPTO 的努力较为相关 至今，即使要说「a flexible TSM test」仍是唯一的判断准则 其实并不夸张 --

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