来源:http://bit.ly/2bEB3UU 本案WesternGeco L.L.C. v. ION Geophysical Corp.（4:09-cv-01827）案及另一案 Carnegie Mellon University v. Marvell Technology Group, Ltd., et al. （2:09-CV-00290），该两案虽讨论专利侵权发生於境外与属地主义之议题，但两案稍有不 同。对此，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）於WesternGeco案中，就271条(f)款所衍生之救 济争议提供了较详细解释，强调专利权人不能就美国境外之侵权损失获得救济之原则。此 一涉及美专利法属地主义之争议，因最高法院以Halo & Stryker一案判决为由将本案直接 发回更审，故仍有待未来美国联邦最高法院於Life Technologies Corp., et al. v. Promega Corp一案审理中来厘清。 ● Carnegie Mellon University v. Marvell Technology Group, Ltd., et al. （2:09-CV-00290）案：美国专利法第271条(f)(1)款就属地主义之例外规定，讨论侵权人 是否就供应部份零组件至国外组装侵权产品之行为担负侵权责任。 ● WesternGeco L.L.C. v. ION Geophysical Corp.（4:09-cv-01827）案：美国专利法第 271条(f)(1)款就属地主义，讨论专利权人原告可否就侵权产品使用所导致之美国境外侵权 损失情形来获得侵权赔偿救济。 一、本案背景及一审判决 本案专利权人原告WesternGeco为成立於1933年之英国海洋地质调查探勘公司，旗下生产贩 售所持有探勘技术之相关设备器材，例如Q-Marine系列海洋地震讯号接收系统。本案被告 ION Geophysical（简称ION）为1968年创立於美国德州之同业公司。WesternGeco除在美国 境内生产其专利技术之相关产品外，本身亦在美国境外为石油公司提供海床资源探勘等服 务，而被告ION亦在美国境内生产制造探勘器材设备等，然产品贩售对象，则以位於美国境 外并从事海洋探勘调查等服务之公司为主。 WesternGeco於2009年6月12日，向德州南区联邦地方法院递状控告ION所生产贩售之 DigiFINs深海拖缆定位暨控制系统，侵害其四项美国专利 （编号6,691,038、7,080,607、7,162,967、7,293,520），专利发明涉及深海海床石油及 天然气蕴藏之探勘技术，为作业船只利用发射声波并接收反射讯号，以及装设有多个感测 器之深海拖缆来进行探勘，并绘制海底地貌资料，以提供石油公司来判定理想之钻油开采 地点。 WesternGeco声称，购买ION侵权产品之其他同业公司，至少成功抢走WesternGeco 10项服务合约生意，此些合约价值总计约达9,000万美元。一审陪审团裁定系争专利皆有效 ，被告侵害所有系争请求项，以及该方须支付9,340万美元之过去侵权损失赔偿以及1,250 万美元合理权利金。被告ION就一审结果提出上诉，主要论述为地院於诉讼期间就520专利 请求项18是否适用美专利法271条(f)(1)项之简易判决结果，所采用之认定标准有误，同时 亦不当影响其他所有系争请求项之最终侵权赔偿计算结果，对此，原告不应就属於美国境 外之商业机会损失情形（侵权所导致服务合约丧失）获得侵权损失补偿。 二、本案二审判决 1. CAFC认为原告就侵权产品於美国境外使用情形所导致之商业机会损失，不可要求赔偿 2015年7月2日CAFC合议庭判决推翻一审结果，认定原告WesternGeco不得就其美国境外服务 合约机会之损失获得赔偿。合议庭说明如下： ● 包含专利法在内之美国法律不适用於美国境外及境外活动，仍为一强力推定原则； ● 尽管美国国会就专利法271条(f)款之立法目的，系针对美国境内厂商将零组件运送至国 外来组装侵权产品，以规避专利法271条(a)款之侵权责任之情况，然并无迹象显示，美国 国会亦希望藉由该立法来就此类侵权产品之境外使用情形给予制裁，故§ 271(f)仅为一有 限之例外，而并非否定前述原则； ● § 271(f)说明，侵权责任在於当事人自美国境内出口侵权产品零组件之行为，其中并 未涉及在国外组装之侵权产品，故若法院允许专利权人就其境外损失获得补偿，则将使§2 71(f)受到不当扩大解释，并踰越§271(a)之所述范围（…any patented invention, within the United States or imports into the United States…）。 ● § 271(f)规定之用意，在於将自美国境内出口侵权产品零组件之个人，视同於美国境 内生产制造之侵权产品进行国内贩售供应或出口之当事人，既然前述当事人不能就国内制 造并出口成品之国外使用情形，来承担侵权责任，则自美国境内出口侵权产品零组件之当 事人，亦理当不能就後续国外制造成品之国外使用情形来承担责任（“Just as the United States seller or exporter of a final product cannot be liable for use abroad, so too the United States exporter of the component parts cannot be liable for use of the infringing article abroad.”）。 ● 原告WesternGeco不能就侵权产品国外使用情形所导致之商业损失来获得过去侵权赔偿 救济。但，专利权人原告仍可就系争专利受侵害情形，要求并获得合理权利金救济。 2. 恶意侵权议题 由於本案发生时间在2016年6月13日最高院Halo & Stryker一案判决放宽三倍侵权赔偿认定 门槛之前，故地院及合议庭仍采用较严格之Seagate标准来进行检视本案原告之恶意侵权主 张。对此，一审陪审团虽认定WesternGeco已出示充分证据，来证明ION明知故犯行为构成 恶意侵权，然庭审後，承审法官以ION诉讼期间所提出之专利未侵权及无效主张，客观上并 非毫无根据或不合理，因此驳回原告加重赔偿要求。二审合议庭确认并维持一审法官决定 。 合议庭判决後，原告WesternGeco要求CAFC召开联席庭，以重新审理侵权赔偿及恶意侵权两 项议题，遭驳回。 3. 联邦最高法院发回本案 原告上诉最高法院，要求讨论两项问题，为：（一）CAFC裁定专利权人不得就美国境外之 侵权损失情形获得赔偿，就§ 271(f)规定而言，此见解是否有误？（二）最高法院是否应 鉴於Halo & Stryker一案判决而同意本案请愿？最高法院於2016年6月20日同意受理本案， 并同时废弃CAFC判决及发回，要求依据Halo & Stryker一案判决重新考虑。 三、评析 本案最终因恶意侵权议题而为最高法院直接发回，故实际上，最高法院并未同意讨论专利 权人可否就境外侵权损失获得赔偿救济之问题。美国联邦最高法院虽於6月27日同意审理 Life Technologies Corp., et al. v. Promega Corp.一案，将讨论依据专利法271条(f) (1)项所述，被告LifeTech公司从美国向境外供应侵权产品之单一组件是否构成侵权行为， 是属於构成§ 271(f)侵权行为之门槛认定问题，而非§ 271(f)下之侵权救济争议问题。 所以，WesternGeco案与Carnegie Mellon University案该两案判决，可说是CAFC就§ 271 (f)侵权行为可否获得侵权赔偿救济之问题，提出详细见解。两案中，CAFC一致认为，无论 被告侵权行为是否属於§ 271(f)所述情形（换句话说，一项侵权产品於国外生产制造，无 论其零组件是否来自美国境内），专利权人皆不得就侵权产品使用情形所导致之境外损失 来获得赔偿救济，然而，专利权人仍可获得合理权利金等其他救济。 --

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