来源:http://bit.ly/2cfzzWi 科技产业资讯室 假做真时真亦假，无为有处有还无 -- 论Suprema & Mentalix v. ITC案对美国337条款执 行上的冲击 背景说明 Suprema是一家专门制作指纹扫描器（fingerprint scanner）的南韩公司，根据公司网站 介绍，市值约三亿五千万美金左右，是南韩公开上市公司。该公司除生产扫描器外，跟扫 描器一起搭售的还有一套「软体开发工具」（SDK）。扫描器无法单独使用，必需配合客制 化电脑软体。Suprema并不提供客制化软体，但提供SDK及开发手册供客户自行开发软体！ Mentalix是一家美国的进口商，它向Suprema进口指纹扫描器，同时利用Suprema的SDK自行 开发控制扫描器的软体FedSubmit。Mentalix在美国公开销售搭配FedSubmit软体的扫描器 。Cross Match Technologies公司总部（CMT）位於美国佛罗里达州，公司市值大约是 Suprema的三分之一。CMT於2010年向ITC控诉Suprema诱使Metalix侵犯其编号7,203,344美 国专利（344专利）。ITC经调查後，同年六月判定Suprema的扫描器侵犯了344专利第十九 项专利主张（Claim 19）（注一），并引用关税法第337条赋予ITC的权力，判定进口及贩 售Suprema的扫描器（及搭配软体）违法，下令禁止进口（注二），并要求Mentalix停止销 售相关扫描器。Suprema及Mentalix向联邦上诉巡回法院（CAFC）提出上诉（注三）。 美国联邦上诉巡回法院三位法官在听审後，认定依337条款（19 USC § 1337(a)(1)(B)(i) ）字面解释：联邦国际贸易委员会的职权为禁止「进口时，将侵犯有效且可执行的美国专 利之物件..」（注四）。以此案的状况分析，ITC一开始是以Suprema违反了美国专利法第 271条（b）款的「诱使侵犯专利」规定，认定Suprema产品进口将造成不公平的贸易，因此 下令禁止数款扫描器进口，同时要求Mentalix停止销售该款扫描器。ITC的裁决基础在於 Suprema有诱使Mentalix 侵犯CMT专利的意图。但上诉法院联席法官认为本案重点在於337 条款给予ITC的权限，乃着眼於「进口时物品的侵权状态」。而ITC行政法官所认定 Suprema所违反的专利法第271条（b）款诱使侵犯专利，但设若Suprema真的有「诱导」之 罪，必须有直接侵权行为。但这种直接侵权是发生在物品「进口」之後，由Mentalix将扫 描器与其FedSubmit软体组装後才发生。进口的当下，扫描器本身并未有任何侵权。CAFC联 席法官2015年8月10日判定ITC适用337条款的条件（直接侵权发生在进口的当下）不存在， 因此推翻了ITC的禁止进口裁决。 联邦法院第一次判决意见 CAFC联席法官决议造成的回响很大。首先是联席法官之一的Jimmie V. Reyna（由欧巴马总 统於2011年提名）对判决持强烈反对意见。Reyna法官的反对意见主要可以归纳为以下几点 ： 一、337条款是贸易条款，主要是为了保护美国国内企业免於不公平的贸易竞争。如果CAFC 剥夺了ITC引用337条款的权力，将造成美国的贸易边防龟裂； 二、美国国会并未在立法意旨上，排除ITC适用337於专利法271（b)款。Reyna认为337着眼 重点在於「销售」，而且专利法271（b）的「诱导」也不仅止於事後直接侵权发生时才成 立，他认为应该是在诱导行为产生时就成立。而且只要诱导行为直接与「销售」产生关连 ，销售产品又构成直接侵权，则「诱导」就与最终的「直接侵权产品」产生连结，从而使 得ITC可以调查该诱导行为； 三、337条款的主要作用在於防止不公平贸易的产生。Reyna认为如果依联席法官得多数意 见，将ITC的排除进口处分限缩於「在进口时，已经有专利侵权行为」的话，将造成进口商 规避337的罚则，而将商品在进口时拆解，即可避免直接侵权。他认为337条款不应该被强 解为进口商规避侵权的工具； Reyna法官认为在ITC已经拒绝将专利法271（a）款适用於337（注五），因为ITC主张271 （a)乃针对在美国境内的「使用」。如果CAFC再进一步主张拿掉271（b）款的话，将只剩 下271（c）所处罚的「辅助侵权」（contributory infringement），而(c）款规范将只剩 下针对特定用途的侵权产品，这样子美国厂商未来是否还能寄望透过ITC获得专利救济，将 是未定之天。 联邦法院第二次判决意见 Reyna 的意见显然获得法界相当的共鸣。ITC跟CMT都要求全院法官会议（en banc）重审此 案（注六）。司法部、智权法协会、智财所有人协会、ITC诉讼律师协会、微软、Dell、 Adobe、三星、SAP等与智财权息息相关的重量级角色纷纷提出「法庭之友说帖」（amicus curiae brief）。en banc的判决推翻了原先联席法官的决议，认定ITC最初的排除进口令 是合法的。因为en banc的主文就是 Reyna法官主笔的，所以其论点与他在联席法官判决中 的意见是基本一致的。因为此案在联席会议时的表决是2-1，在全院会议时是4-6。一个争 议如此大，而正反双方票数又是如此接近时，反对法官的意见更值得研究。全院法官会议 的反对意见主要含以下几点： 一、ITC的排除进口令非常有「错杀」的可能。ITC自己承认海关在执行其封杀令时，无法 判别哪些Suprema 的扫描器可能侵犯CMT的专利，并且根据过往基於「诱导侵权」而限制进 口产品时，那些产品进口时都伴随着诱使侵权的指示，而本案中进口扫描器是单纯的产品 ，并无任何涉及侵权的行为。即使Suprema随扫描器提供SDK，但SDK是技术档，并未诱导使 用者如何侵犯专利； 二、全院法官会议试图在法规文字中找出模糊空间，以便适用雪佛兰原则（Chevon Doctri ne）（注七），关税法337条的文字规范明确。反对意见认为：国会在制订337条款时，已 经确认337(a)(1)(B)(i)的重点在於「sale」，而不牵涉到「使用」。多数意见在解释337 条的适用范围时，强加「使用」（甚至是进口後的使用）的诠释，这是对法令的错误理解 。本案Suprema的产品在进口（销售）时，并未违反专利法的相关规定。至於进口後产品如 何「使用」的问题，不是337条文赋予ITC的职权； 三、多数意见强调进口产品违反专利法271（b)条，但美国最高法院在Limelight一案（注 八）已经强调：仅仅只有（if, but only if, ...）在直接侵权成立时，诱导侵权的罪责 才会成立； 四、从过去到现在的各式案例分析，ITC从未有过在未确定「直接侵权」前，得以用「诱导 侵权」理论去排除进口未构成专利侵权的部件，而法院亦从未确认ITC有如此的权力。国会 在制订337条文时，也未曾考虑过让海关官员去判断进口者是否在日後会有诱使他人犯罪的 意图。 政治性很强的判决 法律不是科学。即使在大学中，美其名将法律学归纳为「人文科学」，压根里「法律」离 人文很近，离科学很远。甚麽叫做「离『科学』很远」？就是法律施行後的最终产出，往 往言人人殊，大夥儿莫衷一是。本案值得观察的重点有以下几点： 一、判决结果正反意见票数非常接近，双方各持己见，但各自有坚强的论据； 二、重点在於ITC的职权，而不是专利法的诠释。 关於第一点，本文已就双方陈述做了简短摘要。笔者看完法院判决後，一直有个感觉：本 案被告（Suprema跟Mentalix）处心积虑想要弄出一个真的产品（指纹扫描器），但为了规 避专利侵权的指控，却得弄出一个假东西，让进口产品看起来没有侵权问题；ITC跟CAFC为 了「保护美国厂商」的「政治正确」目标，却得穿凿附会地在明明没有充分法律依据（假 ）的情况下，找出一个可以对付「将来（进口後）可能侵权」厂商的办法（这办法是真正 有牙的老虎）。真真假假，假假真真，让人不自禁地联想到红楼梦书中的那幅对联：假作 真时真亦假，无为有处有还无。这句话的含义为:没有什麽真假之分，当你把真实的东西当 作虚幻的东西来看的时候，那虚假的东西它比真实的东西显得更真实（解读：当你把没有 侵权的产品当成「侵权」来法办时，即使明明没有侵权，你也要把它挡在海关门外）。当 你把不存在的东西说成是存在的东西时， 那捏造的事实甚至比存在的事实更显得真实（解 读：当你硬要曲解法令时，明明法条白纸黑字没有给的权力，也瞬间变的非常确切的授权 ）。 真和假的概念有很多层次，不是单纯的一个真和假，世上的人把假的东西都当作真的 了，把真的东西反而把它作为假的了。 （注九） Suprema一案对出口厂商的可能影响 本案判决虽然解释的是ITC的职权，但对於台湾厂商的影响却远大於美国专利法在2013年的 大修。正如笔者在去年发表文章（注十）中，对於「分工侵权」的分析，厂商希望藉由分 工模式，能规避专利追诉的贸易障碍。但自Suprema案後，似乎连想要经由「分进合击」策 略，以求进入美国市场的门道都被堵塞。笔者的看法倒是没那麽悲观，主要原因分析如下 ： 一、CAFC全院会议对本案的裁决书中，反对法官对於ITC只要认定有「诱导侵权」行为，就 可以不分青红皂白地将所有「未来可能侵权」的产品封杀於美国海关门外，感觉这种作法 徒增海关的工作负担，而且将来可能滞碍难行，因为海关并没有能力可以分辨哪些产品是 「将来可能侵权」，哪些产品可以适用於「非侵权用途」。但支持ITC 337裁量权的法官认为：如果产品真的有用於「非侵权用途」的可能时，可以向ITC申请「 认证」（certification），以避免海关的扣押。当然这是在眼前局面下，不得已的下下之 策。这种「笑话」如果换成是反对ITC裁量权的法官们来说的话，就是：ITC如果不能够在 引用专利法271（b）条下主张行使337排除权力，美国厂商仍然可以在产品进口後，引用专 利法其他条文，主张追诉侵权产品（如专利法271（a）或（c））。正反双方都认为「我所 主张的法条适用情况，并未排除例外状况的救济」，但同时这种「例外状况」的救济其实 都是旷日废时，而且代价不低； 二、既然公说公有理，婆说婆有理，正确的分析应该是哪方面的「解释」可以带来最高的 执行效益，以及最低的代价。细读全院法官判决後，感觉反对337条款适用专利法271（b） 的法官们意见较为完备。相较於支持337条款适用271（b）的法官们於判决中一再重申的无 非是「如果开了『诱导侵权』（271（b））不适用於337的巧门後，将使许多外国厂商利用 此一漏洞，对美国厂商造成巨大损害」，反对适用的法官清楚的解释了国会当初对337条文 的立法意旨、文字推敲，甚至将主张适用一方所举的案例一一解释，并反驳对方引用案例 的错误之处。如果这是一个纯粹法律案件的话，我要说：反对方完胜，因为从文字解释、 立法历史探究、前案适用分析，真的很难主张赞成适用一方的分析站的住脚。但很不幸地 ，在贸易壁垒高涨的今日，很难指望法律界没有像南韩足球那样的「爱国裁判」。正因为 外界压力如此大的情况下，反对法官精辟入理的中肯分析，更让人有空谷足音之慨叹； 三、本国厂商面对美国重要出口市场，当然会问：那应该如何自处，才不会像Suprema那样 轻易得咎。其实本案还有背景说明：根据ITC的调查报告，Suprema的确是有与Mentalix联 系，教导其如何规避CMT的专利。只是这部份的「证据」，ITC与CAFC都将其列为秘密而不 公布。从律师的角度来解读，我对这部分的秘而不宣有两点感触：a. 我将因此而无法确切 告诫我的客户：哪些行为是会被ITC视为在「诱导」美国方面的进口厂商规避专利侵权？b. 换个角度来看，只要台厂不涉及「诱导」，理论上出口美国的产品就不会因为「分工侵权 」的指控，而被横阻於美国门口。不过这种说法有种「暗夜吹哨，给自己壮胆」 之讥：因 为本案之所以引发如此大的争议，就在於产品於进口时是处於「未侵权」的部件状态，只 因为专利所有人「担心」未来可能有的侵害，就一视同仁地把所有相关产品一并封杀，这 种株连九族的不正常扩权，会让投机的美国厂商见猎心喜，动辄祭出337，引用271（b）封 杀竞争者产品入境，因为271（b）不需要举证「已有侵权产品」，只须证明厂商有规避「 分工侵权」的意图（注十一）。 四、有一说：其实美国联邦地方法院亦有权禁止专利侵权产品进口，法院跟ITC各自有各自 的发动管道与救济途径。因为此案牵涉的是各个政府单位间的权力斗争，重点是如何弥平 这些不同管道间的执行差距，而且究竟应该如何「尊奉」ITC的执行权力（注十二）。既然 是人家的「家务事」，一时间外人也难去跟这家人争你是我非，只能静待其他行政单位： 例如财政部的海关说：enough is enough，才可能希望ITC改弦更张。为什麽会猜测是海关 首先发难，因为当一个行政措施可能遭到滥用时，第一个会喊「受不了」的往往是被指派 执行苦差事的单位，而海关有没有足够的资源及能力，去查核及分辨甚麽产品是「未来可 能被用於侵权」，执行上会有什麽窒碍难行之处，有待观察。 不过如何认定「诱导侵权」这扇门已经对ITC更开放了，以前还需证明厂商在进口时已涉及 教唆，现在基本上只要证明「未来有可能侵权」，就可以开铡。有鉴於此，厂商除了行事 需更加谨慎外，更不该对「分工侵权」存有幻想。 注释： 注一、见ITC调查报告: Certain Biometric Scanning Devices, Components Thereof, Associated Software, and Products Containing the Same, Inv. No. 337-TA-720。 See more at: http://www.kenyon.com/NewsEvents/Publications/2015/2-5-15-Suprema% 20-Inc-v-ITC.aspx#sthash.Q2L7Doci.dpuf. 其实ITC原本的调查报告中，还牵涉另外两个 专利（993'及562'专利）。但CAFC的第一次panel判决中，已经解决了相关争议，所以後续 的en banc判决中，只聚焦於344'专利。 注二、Suprema有数款扫描器进口美国。被指侵犯344专利者，包括RealScan-10, RealScan -D, RealScan- 10F及RealScan-DF。详见Suprema & Metalix v. ITC (No. 2012-1170, en banc decision, Aug. 10, 2015). 注三、CAFC第一次的panel判决，请参见742 F.3d 1350 (2013). 注四、截录 原文为："articles that ... infringe a valid and enforceable United States patent." 注五、See Certain Electronic Devices, Inv. No. 337-TA-724, Comm'n Op. at 18-19, 2012 WL 3246515, at *12-13 (Dec. 21, 2011)，转载自Reyna法官於Suprema, Inc. v. International Trade Com'n (742 F.3d 1346)判决书中的反对意见。 注六、CAFC常任法官（circuit judges）十二人，资深法官（senior judges）六人。全院 会议（en banc）由全体常任法官出席，但Moore及Stoll法官并未参与，所以只有十位法官 参与en banc。 注七、请参考Chevron U.S.A. Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc., 467 U.S. 837 (1984)。所谓的雪佛兰原则主要有两部分：a. 牵涉到行政机关职权时，必须追 溯当初成立机关时国会的立法意旨；b.如果法院认定立法意旨并未明确界定该机关某些特 定职权范围时，法院必须尊重行政机关在执行该职权时，对法令的解释。 注八、Limelight Networks, Inc. v. Akamai Techs, Inc., 134 S. Ct. 2111, 2117 (2014). 注九、http://www.rhythmsmonthly.com/?p=19725。不敢掠人之美，在下其实完全不懂红 楼梦！ 注十、舒安居律师：Limelight v. Akamai後话，再论divided infringement。见 http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=10244 (科技产业资讯室，2014年10月23日。 注十一、根据CAFC的判决意见，专利法271（a)与（c）都是针对进口後的行为与产品的使 用。相较之下（b）款只需要证明行为者的意图。而原本Limelight要求「诱导侵权」需俟 「直接侵权」发生後才成立，旦经此案判例後，指控者甚至无须等待行为或产品的侵权， 即可要求ITC行动。 注十二、Dennis Crouch, En Banc Federal Circuit to Review ITC’s Power over Induced Infringement. 见http://patentlyo.com/patent/2014/05/federal-circuit-inf ringement.html (PantentlyO, May 15, 2014) --

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