来源:http://bit.ly/2dWN6mh 善用『专利监视』与『发证前公众审查』降低专利侵权风险 「<後汉书，丁鸿传> 杜渐防萌，则凶妖销减，害除福凑矣」，其含意是：在错误发生萌芽 初期，就要及时制止，杜绝错误危害进一步扩大发展到难以收拾的地步。如此防微杜渐的 观念，也不啻提醒厂商：若要事半功倍地降低产品的专利侵权风险，则应考虑策略之一是 ： (1) 定期监视，尽早发现可能构成威胁的潜在风险专利申请案，评估加以攻击或回避； (2) 当该申请案还在审查阶段时，就主动提供给审查委员尚未检索到的更佳相关前案，期 望藉由审查委员的严格把关，限缩该申请案核准范围，甚至拒绝核准所有专利范围，以求 化解该潜在专利侵权风险於无形。 一、善用免费网站进行专利监视服务 针对上述 (1) 需求，一般付费专利资料库，多已内建有专利监视monitor功能，会定期产 出报表，列出符合使用者设定监视条件的新公开专利申请案。此外，也有业者提供免费的 关键字比对US专利监视服务，例如：https://www.freshpatents.com/login/ 的每周定时 专利监视服务。只要注册免费帐号，就可以设定关键字，然後每周就会收到符合设定关键 字条件的最新公开US专利申请案表列，内含专利摘要与网页超连结。 於收到符合设定关键字条件的当周最新公开US专利申请案表列後，厂商若发现其中有值得 进一步研读的目标申请案时，可继续检索该目标申请案的专利家族，分析整个专利家族在 各国准驳状况，预先评估因应。 如此背後的策略思考是：依据TW或CN厂商一般常见的内部专利申请案评分机制，只有评分 较高的高价值创新构想才会额外提出US专利申请案，至於评分较低的创新构想可能就只会 提出TW或CN专利申请案。因此若只进行US专利监视，某种程度上已经筛选去除掉竞争对手 自我评估次要的专利申请案，而聚焦在竞争对手的核心重要专利申请案，如此可大幅降低 投资在专利监视所需的人力。 二、发证前公众审查、3rd Party Observations、3rd Party Preissuance Submissions 针对上述 (2) 需求，目前许多国家的专利审查体系都设计有 「发证前公众审查机制」； 若厂商监视发现有一篇审查中的潜在风险专利申请案，可能因为审查委员资料库和时间有 限，未能穷尽检索到较佳前案证据；而厂商刚好知悉能证明该申请案欠缺专利性的较佳前 案证据时，厂商就可以主动提供该较佳前案证据给审查委员参考，以降低专利申请案被误 准的可能。 依据笔者经验，目前台厂可以低成本运用的 「发证前公众审查机制」至少有US, PCT, EP, TW 和CN等五国/地区专利申请案。 因为 (a) US, EP, PCT三国/地区专利审查机构都有设置网路界面，针对审查中的专利申请 案，允许不具专利代理人身分的公众透过网路主动提供前案证据，(b) 审查机关所使用的 官方语言包含英文，(c) 搭配Google 翻译可将非英文前案证据大致正确地翻译成英文版， 因此笔者将这三国/地区归纳为低成本。这三国/地区专利审查机构的「发证前公众审查机 制」网路界面网址如下： PCT: https://pct.wipo.int/LoginForms/epct.jsp WIPO ePCT Portal 线上作业入口 http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/epct/pdf/epct_observations.pdf Observations 相关操作说明手册PCT: EPO: http://tpo.epo.org/tpo/app/form/ EPO Third-party observations 入口 USPTO: https://www.uspto.gov/patent/initiatives/third-party-preissuance-submissions Third-Party Preissuance Submissions 入口，(此部分操作细节，读者可参考本网站文章 「完全图解：USPTO专利检索、PAIR、第三方提交前案证据、PTAB」) 而TW和CN专利申请案，虽然没有网路界面，但也开放不具专利代理人身分的公众邮寄提供前案证据，官方语言为中文，若公司内人员自行处理，成本也有限。 TW: https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?ctNode=7487&CtUnit=3633&BaseDSD=7&mp=1 中华民国智慧财产局目前尚未有开放给公众任意人透过网路办理专利业务的网页入口，因 此公众需下载「9. 提供专利申请案审查资讯申请书」，检附相关引证资料，并撰写「不具 专利要件理由书」後，寄送到智慧局即可 依据笔者经验，TW智慧财产局收到「提供专利申请案审查资讯申请书」後，约一周内，就 会呈现在智慧财产局网页中目标专利申请案的审查公开资讯中，相信专利申请人很快就能 收到相关前案证据。 CN： http://www.sipo.gov.cn/bgxz/ 公众可於「与专利申请相关」-「通用类」分类中下载「100012意见陈述书」，检附相关引 证资料，陈述认为该公布的专利申请案为何不应核准，请大陆地区同事朋友具名寄送到CN 知识产权局。 三、运用发证前公众审查提供前案证据，触发对应US专利申请案的IDS义务 USPTO担心有人利用发证前公众审查制度，多次或刻意延迟提交前案证据来干扰拖延专利审 查时程，因此USPTO对公众能提交前案证据的时间点加以限制。例如：当目标专利US申请案 已经 (i) 公开满6个月，且 (ii) 审查委员已经发出第一次office action，此时USPTO将 不会接受公众提交前案证据。 於此状况下，若该目标专利US申请案也有TW对应申请案仍在审查中，则公众可考虑运用TW 发证前公众审查程序，尽快把前案证据X提供给TW智慧财产局，让TW智慧财产局尽快把前案 证据X转知给目标专利申请人，藉此尽早触发对应US专利申请案中的IDS义务。 如果该目标专利申请人在收到TW智慧财产局转知前案证据X後，并未在对应US专利申请案审 查程序中呈报该前案证据X，则会留下将来可能被攻击未善尽IDS义务的不正行为inequitable conduct瑕疵，导致US目标专利无法主张unenforceable。 四、延後或排斥运用发证前公众审查程序的策略思考 另一方面，笔者也曾耳闻事务所建议：若有好前案，是否要斟酌留到opposition阶段再向 专利局提出相关前案证据 ? 如此专利权人修改专利范围的弹性已经被大幅限缩，只能合并 现有附属项专利范围，而无法再从专利说明书实施例撷取更多细部限制条件到专利范围； 如此专利权人难以使限缩後的专利范围异於相关前案证据，但限缩後的专利范围却又够广 泛地足以对市面上产品主张专利侵害。 笔者评估後，个人还是倾向积极运用发证前公众审查程序，毕竟公司专利经费资源有限， 提起opposition程序所需的事务所服务费较高，公司无法频繁运用此方式来处理多个潜在 风险专利申请案。 结语 公众积极提供相关前案给专利审查委员参考，提升专利审查品质，一方面可减少自始就不 应该存在误准专利的侵权风险和诉讼资源浪费，让厂商有更大的自由度来设计产品；另一 方面使通过智慧财产局核准的专利有效性稳定性加强，也避免专利权人支付多年年费後， 在法院企图维权提起诉讼时，却换来一纸无效专利的窘境；若公众能积极善用发证前公众 审查程序，则对促进社会公益实深具意义。 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 192.83.171.121 ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Patent/M.1477966005.A.2A4.html ※ 编辑: zxcvxx (192.83.171.121), 11/01/2016 10:07:30