来源:http://bit.ly/2etAdvn 美上诉法院认定母专利与子专利『请求项用语』须具相同意义：ProFoot v. Merck 本案（ProFoot, Inc. v. Merck & Co. Inc, No. 2016-1216）为美国联邦巡回上诉法院（ CAFC）合议庭就出现於美国专利编号6,845,568（简称568专利）以及美国专利编号6,564,465 （为568专利母专利，简称465专利）之请求项用语「自然状态量测器」（neutralizer）是 否带有不同意义进行分析。465专利内文说明前述量测器用语需由三项物件组成，然而568 专利则并未提到此三项物件。合议庭最终参考568专利说明书及465专利申请审查历程纪录 ，驳回原告请求项解释差异原则（doctrine of claim differentiation）主张，认定568 专利「量测器」用语亦需具备三项物件，维持联邦地方法院一审解释结果及被告未侵权判 决，并特别说明发明人/申请人若欲使子专利与母专利之相同用语带有不同意义，则应在申 请期间提出声明解释，或修改专利叙述使其涵盖不同权利范围。 一、本案背景 2011年12月20日，持有568专利之美国足部护理产品研发制造商ProFoot公司，联同专利发 明人Eric G. Ward（亦为465专利发明人）向美国伊利诺州北区联邦地方法院控告美国默克 药厂（Merck & Co., Inc.）等侵害568专利（Eric Ward, et al v. Walgreen Company, et al, 1:11-cv-09004）。568专利名称为「用於运动鞋类之高性能鞋床」（High Performance Foot Bed for Sports Equipment），其发明描述一种订做客制化运动鞋床之方法，客制化鞋床 可提升运动员在从事滑雪、滑冰和骑车等运动时之足部舒适度。568专利请求项1内容教导 使用一种被称为「自然状态量测器」（neutralizer）之特殊装置，由受测者一次将一只脚 放置於该量测器上，并由专人引导操作该量测器，以确定当事人足部於何种角度下可使脚 踝部位处於最自然舒适状态。568专利说明书解释，为确定受测者脚踝部位是否处於最自然 舒适状态，专人应以目视检查脚踝肌腱部位是否处於松弛状态或是否正常活动，并出示两 种不同量测器实施方案（下图所示）。 568专利内文并未说明前述「自然状态量测器」由哪些元件构成，然而作为母专利之465专 利内容，则清楚说明该量测器由「一载台、一量角器以及一支撑足部之可调角度踏板」（ “said neutralizer having a housing, protractor, an angularly adjustable plate capable of supporting a foot”）所构成。对此，地院承审法官在马克曼听证会中，亦 将568专利「自然状态量测器」用语解释为需要一载台、一量角器以及一支撑足部之可调角 度踏板。前述解释结果，致使568专利权利范围受到显着限缩，原告ProFoot被迫承认被告 默克药厂 Dr. Scholl's®系列足部护理产品并未侵害568专利。审後ProFoot提出上诉，质 疑地院在解释「自然状态量测器」用语上过度仰赖568专利说明书和465专利申请审查历程 纪录，以及不当将专利说明书之解释内容视为请求项限制要件，并主张应以足部舒适角度 量测功能，而非任何特定实体物件，来定义该「自然状态量测器」用语。前述主张致使二 审讨论之主要争议，为568专利之「自然状态量测器」用语解释，是否应与母专利（465专 利）之相同用语解释有所区别。 二、二审结果 二审合议庭就568专利「自然状态量测器」用语一审解释结果进行重审（de novo），主要 采用Phillips v. AWH Corp.（415 F.3d 1303, 1312–13, Fed. Cir. 2005）案联席判决 所说明之请求项解释原则，要点包括参考内部证据（intrinsic evidence，专利全文以及 专利申请审查历程纪录），来了解相关技术领域具通常知识技艺水平人士对於系争请求项 用语之惯常理解情形。 合议庭认为，参考568专利全文叙述，尽管其中并未述及「载台、量角器以及可调角度踏板 」此三项元件，然而量测器若无前述元件，则不可能执行请求项1所述之测量方法（受测者 将右脚放置於量测器上以测量角度），且568专利说明书所出示之两种量测器实施方案，亦 显示具备前述三项元件，故认定专利内部证据支持一审地院解释结果，并驳回原告过於宽 广之解释主张。 合议庭认为465专利申请审查历程纪录亦可支持地院解释结果，其中记载465专利请求项1内 容在申请审查期间被修改为需要一种具备前述三项元件之量测器，来执行所述测量方法， 此可显示子专利发明人是如何理解「自然状态量测器」用语；尽管568专利本文叙述并未提 到此些元件，然发明人过去并未宣告子专利之「自然状态量测器」用语必须与母专利之相 同用语有所不同，且未曾教导外界应如何理解子专利之「自然状态量测器」用语；倘若专 利发明人希望赋予某特定用语一特别解释，则必须在说明书中明确告知，或适当修改专利 内容以使其能涵盖较宽广权利范围。依据前述理由，合议庭驳回原告提出之请求项解释差 异原则主张。 三、评析 CAFC於Cybor Corp. v. FAS Technologies, Inc（138 F.3d 1448, 1457, Fed. Cir. 1998）案判决中说明，倘若一项专利多个请求项内容，各自叙述彼此独立不同之功能，则 依据请求项差异原则，不同请求项内容应被解释成主张不同权利范围，亦即在诠释时不应 有权利范围完全相同之复数请求项存在於同一专利中；同理，倘若独立项与附属项的目的 和功能不同，附属项之限制要件应为独立项所包纳，则独立项中特定用语之解释结果应大 过附属项中之相同用语，否则独立项与附属项无异。然而，本案结果显示，请求项解释差 异原则，并不能完全适用在子专利与母专利出现相同用语之情况，亦即不能保证两者将获 得不同解释结果。本案中，尽管465专利（母专利）叙述「量测器」需要「载台、量角器以 及可调角度踏板」三项元件，而568专利（子专利）则省略说明此三项元件，两项专利之极 高度相似性，以及发明人未曾予以区分，仍导致母专利对於量测器用语之说明，被使用在 理解子专利相同用语上。是故，子专利之特定用语意义，若必须与母专利相同用语有所不 同，则发明人/申请人应在申请审查期间特别提出声明，并说明应如何理解子专利之相同用 语。 美国密苏里州立大学法学院教授Dennis Crouch於其知名部落格Patently-O中，就本案提出 一个有趣问题，其认为法庭所参考之465专利申请审查纪录，所实际代表的应是专利发明人 对於量测器用语之理解，而非相关技术领域具通常知识技艺水平人士之惯常理解，故其能 否代表法院请求项解释原则中具习知技艺人士对系争用语之客观理解结果，值得讨论。 --

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