【情报】专利授权不可不知的10大重点 http://bit.ly/2rtNbB8 专利权人若欲活化专利资产，可透过专利诉讼或专利授权进行， 专利授权相较於专利诉讼而言，手法会较为软性温和且着重於策略联盟。 虽然，台厂大多是非专属授权人。不过，本文从专利权人角度出发， 列举10个重要原则作为权利人专利授权参考依据。 1. 注意各国专利授权类型的差异： 专利授权的分类上，我国主要是参考美国， 依授权程度强弱分为专属授权(Exclusive License) 和非专属授权(Non-Exclusive License)。 前者在授权范围内，被授权人可基於相当於专利权人地位行使权利； 後者则是被授权人在授权范围内可自由实施专利权。 专属授权和非专属授权分别对应到中国的独占实施许可和普通实施许可。 需注意的是，中国另有一「独家授权(Sole License)」的类型， 无法直接对应我国的两种专利授权分类，其意义相当於「权利人专属授权他人， 再由他人非专属授权予权利人」，效果在於权利人在专属授权之後， 本身尚可实施专利。 2. 多人共有的专利，应明订管理规则： 各国对於共有人未经全体共有人同意， 是否可以(1)自己实施、(2)非专属授权、(3)专属授权或(4)权利金是否全体分配等， 会有立法政策上的落差(如下表)。 若授权契约能将此纳入规范， 会减少将来在不同国家授权所衍生的争议。 美国专利法第262条(35 USC 262)中文翻译： 当没有作出相反约定的专利共有契约时， 各共有人可以不经其他共有人同意， 也没有会计核算义务，可迳行在美国境内制造， 使用，邀约销售或出售该专利发明，或将专利发明进口到美国。 3. 专利让与或专属授权登记应及早进行： 虽然申请专利核准会刊载於各国的专利公报之上， 但各国专利主管机关在处理专利让与和授权的登记效果会有所不同(如下表)。 无论是哪一种法律效果，建议专属被授权人应尽早向主管机关登记， 并取得授权人切结书担保专属被授权人为唯一有效且合法的专属授权契约会比较有保障。 4. 跨国贸易的专利授权： 签署专利授权合约时，考量到产品制造销售为跨国贸易或是涉及技术繁多， 建议以专利家族为标的来进行授权。 需注意的是，同时有发明和新型制度的国家 (例如台湾、日本、德国、中国、韩国)， 建议将一案两请的发明和新型一并纳入授权项目。 5. 专利核准前的授权应尽量保持秘密性： 专利授权契约的期间以专利权存续原则， 逾越专利权存续期间会有违反不正竞争的问题， 但实务上在专利核准生效前仍可能会订定授权契约。 建议权利人此类授权契约应加注保密条款， 在专利申请案公开或公告之前保持秘密性， 在解释上可做为营业秘密授权契约， 不致於违反不正竞争相关规定。 6. 专属授权契约所衍生的专利相关规费负担： 专利申请、核准、让与、授权登记、调阅档案历史及年费， 均会产生官方费用，如果再加上专利遭举发进行诉愿、 行政诉讼聘请专业律师，更是所费不赀。 建议专属授权契约应将前述官方费用和代理费用的负担，予以明定。 7. 权利金计算依据应考量稽核可行性： 专利授权金的支付方式可以是一次性给付 、 浮动权利金(running royalty)、最低额年度权利金(minimum annual royalty)。 建议授权人应注意被授权人配合稽核帐务资讯的意愿，择定合适的计算方法。 8. 权利人专属授权後，若欲向侵权人求偿应举证损害： 专利权人专属授权契约後，专利权人依授权契约收取权利金， 在授权范围内如有侵权行为(例如销售仿品)发生， 原则是专属被授权人受有损害而非专利权人， 故仅能由专属被授权人进行求偿。 但如果专属被授权人怠於向侵权人行使专利权， 导致专利权人短收权利金乙事，专利权人仍然可主张民事救济。 简言之，权利人只要能举证侵权行为会导致权利金短收， 即可以自己名义向侵权人请求损害赔偿。 9. 注意授权条款造成不正竞争的情形： 专利权的特色在於独占市场，容易和不正竞争法规产生适用上的冲突， 授权条款轻则无效，重则受检举裁罚。违反不正竞争的授权条款样态众多， 授权人在订定授权契约时，有些例示违法条款和审查分析步骤可以参考 「公平交易委员会对於技术授权协议案件之处理原则」 (网址：http://www.ftc.gov.tw/internet/main/doc/docDetail.aspx?uid=163&docid=227)。 10. 外国专利授权契约应选定准据法和管辖法院： 专利授权契约涉及外国合作对象时，除了应注意各国法规落差外， 建议订定准据法和管辖法院， 减少潜在的法律处理成本。另外，如有两种以上的契约语言版本， 应尽量以熟悉语言作为契约翻译错误时的解释依据，以降低法律风险。 --

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