[情报] Lexmark判例後的新世界：专利权耗尽何时终止？ http://bit.ly/2vgue6K 美国最高法院裁决(15-1189)：专利权人在全球任何地方的销售皆会耗尽专利权 美国最高法院於2017年5月30日发布了对Impression Products Inc.控告Lexmark Int’ l, Inc.的判例（2015-1189），Lexmark判例对专利法产生了莫大且深远的影响，认定所 有专利权人的销售和专利权人授权的销售，不管是发生在美国境内或境外，均会耗尽专利 权。 此判例有几个重要且令人讶异的影响，尤其是对身为产品供应商或是授权人的专利权人。 首先，在Lexmark判例前，包括联邦巡回法院在内的许多法院将专利耗尽视为可藉由合约 限制的原则。Lexmark改变了这一点。其次，由於专利法具有地域性，每个国家都有各自 的专利法以约束商业活动，专利权人很自然地会认定其在X国的销售仅会耗尽专利权人在X 国的专利。在专利法的属地主义下，若有人试图在Y国家销售同样产品或包含该产品的下 游产品，销售人必须在Y国取得另一份专利授权。Lexmark也改变了这一点。第三，专利授 权人经常将授权协议视为私人合约，因此会采取强势（或高度限制）的授权方式，不仅限 制被授权人的权利，也限制下游产品购买者的权利。基本上，专利权人以往均认为创新或 利润丰厚的授权行为可以毫无限制，Lexmark也改变了这一点。 Lexmark判决前的背景 Lexmark一案牵涉到Lexmark International, Inc.与Impression Products, Inc.两家公 司之间的争议。Lexmark开发、行销和销售印表机和印表机碳粉匣，Impression则是购买 使用过的碳粉匣，装填碳粉後再销售。「原厂」-- 亦即有品牌的碳粉匣 -- 通常价格昂 贵，有时买几个碳粉匣就可能跟买一台印表机一样贵。印表机制造商想保持价格优势，并 以高毛利价格销售碳粉匣。碳粉匣充填厂家看到了市场需求，因此为消费者提供了另一种 选择：可用与原厂价格不成比例的低价购买「再制造」或「再循环」使用的碳粉匣。 Lexmark拥有许多跟印表机与碳粉匣相关的专利。但如果这些再制造厂家仅销售Lexmark已 经过销售、再填充的碳粉匣的话，执行这些专利便有一些挑战。为解决此问题，Lexmark 发展出「回收专案」，提供消费者两个选择：（1）支付全额无折扣价购买碳粉匣，没有 任何附加条件；和（2）以折扣价购买相同碳粉匣，但同意仅使用一次，并禁止将空碳粉 匣移转给Lexmark之外的任何人。Lexmark甚至将晶片植入碳粉匣中，以防止碳粉用完後充 填再使用的行为。 Lexmark的做法并未吓阻这些再制造商，他们仍继续购买回收碳粉匣，填充後再转售。 Lexmark决定控告50多家公司，提出下列专利侵权行为：1. 再制造商转售「回收专案」碳 粉匣；以及2. 再制造商转售在美国以外取得的碳粉匣。有些被告公司未应诉，也有许多 达成和解。但Impression提出撤销诉讼动议，主张Lxmark的专利权在美国境内的初次 销售後就已耗尽了。地方法院只同意Impression针对在美国购买的碳粉匣的论点。然而， 联邦巡回法院则对两种类型的碳粉匣皆做出有利Lexmark的裁定，理由是虽然耗尽原则适 用於在美国境内销售的Lexmark碳粉匣，Lexmark有权限制专利耗尽的范围，以禁止进一步 销售。由於美国消费者卖给Impression的碳粉匣并未获得Lexmark授权，因此无论 Impression在哪里取得这些碳粉匣，其转售的行为构成侵权。 最高法院不同意此见解，认为无论产品是在美国境内或境外销售，也无论专利权人是否要 对专利权耗尽加诸任何限制，专利权人一旦决定销售产品，跟产品相关的所有专利权就会 耗尽。因此，即使Lexmark与客户的约定可根据合约法执行，Lexmark对其选择要销售的产 品无法保留任何专利权。 专利耗尽不因地点或价格而受限 Lexmark判例明确的认定专利权人在世界任何地方的授权销售都会耗尽专利权人的专利权 。此立场并非取决於专利权人在初次销售的国家是否拥有任何专利，也非取决於专利权人 是否因专利权而以较高价格销售产品。即使Lexmark选择在以在美国价格的一半於另一个 国家出售相同的碳粉匣，无论销售地与价格为何，均会耗尽专利权。专利法中的耗尽原则 ，在Lexmark後即近似於版权法中的首次销售原则。最高法院在2013年的Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.的诉讼案中，在版权法中判定相同的原则，亦即由版权作品所 有人所进行的首次销售会耗尽版权作品所有人在海外卖出的版权。美国最高法院在 Lexmark中达做成相似结论 – 专利权人若决定销售，则代表产品销售後无法留下或保留 该产品的专利权。 http://bit.ly/2vgue6K --

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